Eduardo Romero. -“Youtuber” es un término prácticamente asentado en la sociedad actual. Lo que hace años se consideraba como un simple hobby es ya todo un empleo para cientos de personas del panorama del entretenimiento nacional e internacional.
Según aclara la RAE, la forma correcta para el término sería “yutuber”, entendiendo como tal a la persona que realiza transmisiones en la plataforma de videos. Sin embargo, ¿tiene algún tipo de registro como marca este concepto?
YouTube como marca
La plataforma de vídeos YouTube fue creada en 2005, siendo comprada por Google al poco tiempo. La compañía tiene registrada la marca “YouTube” en el ámbito europeo e internacional como “Servicios de educación para suministrar medios o información electrónicos a través de Internet u otra red de comunicaciones; servicios de esparcimiento, en concreto, suministro de contenido o información multimedia a través de Internet”, entre los que se incluyen videos, películas, gráficos, imágenes, texto, fotografías, juegos o contenido generado por el usuario.
¿Puede inscribirse una marca que use el término “Tube”?
En el 2017, Google se opuso a la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca “Bolillotuber”. La compañía alegó la infracción del artículo 8.1 de la Ley de Marcas, que establece la negativa a registrar un signo “que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal”.
De esta forma, Google argumentaba que el término “bolillo” no es distintivo o relevante, mientras que si existe una coincidencia con el término “Tube”, que aprovecha la reputación de YouTube, existiendo una clara asociación entre los signos y un claro perjuicio ya que existe una explotación evidente y un beneficio indebido de una marca célebre o un intento de sacar provecho de su renombre.
Por ello, señala que la Oficina de Patentes erró al concluir que no existe riesgo de confusión en el sentido del Artículo 6.1.b) LM, pues los signos en conflicto son visual, fonética y conceptualmente similares y los servicios comparados son idénticos/altamente similares, por lo tanto, existe riesgo de confusión en el mercado
Doble identidad o semejanza de la marca
En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 34/2020 de 6 de febrero 2020, Rec. 744/2018, (LA LEY 15025/2020) se establece que para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza.
En primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada (artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas (LA LEY 1635/2001)).
Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Tal y como se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, " a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada.
La frecuencia del uso de “Youtuber” lo ha llevado a su generalización
En la dictada sentencia, se señala que la concesión o denegación de una marca no es actividad discrecional, sino reglada, en la que es prevalente el principio de legalidad.
De esta forma, el Tribunal afirma que Google entiende que “Tuber” es una derivación de su marca “YouTube”.
Sin embargo, entiende la sala que “Tuber” no es más que una simplificación del término “Youtuber/Yutuber”, concepto que está incluido en el Oxford English Dictionary, donde se define como “"usuario frecuente del sitio web para compartir videos You Tube, especialmente alguien que produce y aparece en los videos".
Entiende por tanto el tribunal que la frecuencia en el uso del término ha conllevado su generalización, al ser de uso habitual y común, no apropiable. El titular de la marca no puede impedir, por tanto, que el término genérico sea incorporado a otra marca de denominación compuesta, siempre y cuando los demás signos o términos que forman parte del conjunto impidan la confusión.