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Software como garantía financiera en el ordenamiento jurídico español

Jesús García Castillo

María Chávarri Pernaute

Pérez-Llorca

Diario LA LEY, Nº 10404, Sección Tribuna, 12 de Diciembre de 2023, LA LEY

LA LEY 12873/2023

Normativa comentada
Ir a Norma L 16 Dic. 1954 (hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de la posesión)
  • TÍTULO II. De la hipoteca mobiliaria
    • CAPÍTULO VI. DE LA HIPOTECA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Ir a Norma RDLeg. 1/1996 de 12 Abr. (TR de la Ley de propiedad intelectual)
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Resumen

El ordenamiento jurídico español contempla la posibilidad de gravar mediante hipoteca mobiliaria ciertos derechos de propiedad intelectual, incluyendo, por tanto, ciertos derechos que pudieran ostentarse sobre un software, siempre que se cumplan los requisitos legalmente establecidos. En particular, la ley exige como requisito formal la inscripción de dicho software en el Registro de Propiedad Intelectual con carácter previo. Este proceso de inscripción puede entrañar varias complejidades, destacando la acreditación de la titularidad del software, máxime cuando este ha sido creado por los trabajadores de una sociedad en el seno de una relación laboral o asemejada.

Portada

La coyuntura económico-financiera global actual y la sofisticación del mercado inversor y los agentes financiadores han añadido varios niveles de complejidad al acceso a los recursos de financiación necesarios por parte de nuevos proyectos. La bancabilidad de estas nuevas estructuras de financiación acostumbra a depender, entre otras cuestiones, de que las empresas aspirantes sean capaces de ofrecer garantías sólidas sobre sus activos que no presenten limitaciones a su ejecutabilidad.

En este contexto y en un mercado cada vez más digital, cabe plantearse si es viable jurídicamente constituir como garantía financiera el software creado por una empresa y, en su caso, qué alternativas existen y qué complejidades entraña dicho proceso en el ordenamiento jurídico español.

I. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del software?

El software (o los programas de ordenador —como se denominan en la norma—) es objeto de protección por la Ley de Propiedad Intelectual (LA LEY 1722/1996) (1) como obra literaria. En este sentido, esta norma protege todas las creaciones originales, literarias, artísticas o científicas que sean expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, que sea conocido en la actualidad o que se invente en el futuro (2) .

II.¿Qué garantías reales pueden constituirse sobre el software?

Tanto la Ley de Propiedad Intelectual (LA LEY 1722/1996) como la Ley sobre la Hipoteca Mobiliaria y la Prenda sin Desplazamiento (3) contemplan la posibilidad de constituir hipoteca mobiliaria sobre ciertos derechos de propiedad intelectual, incluyendo, por tanto, ciertos derechos que pudieran ostentarse sobre un software (tanto por parte de su propietario como por parte del cesionario de dicho derecho).

La hipoteca mobiliaria, en tanto que derecho real de garantía, garantiza el cumplimiento de la correspondiente obligación por parte del deudor, otorgando al acreedor hipotecario mecanismos de ejecución directa sobre el bien gravado y acceso a procedimientos de ejecución expeditivos sobre el mismo en caso de incumplimiento por parte del deudor de sus obligaciones, constituyendo una garantía jurídica sólida generalmente aceptada en el mercado financiador e inversor.

No obstante, no todos los derechos de propiedad intelectual son susceptibles de ser objeto de hipoteca mobiliaria. La legislación aplicable permite la constitución de la misma sobre el contenido patrimonial del derecho de propiedad intelectual, cuando es susceptible de transmisión inter vivos. Asimismo, la norma añade un requisito formal adicional (el cual puede presentar cierta complejidad derivada de la propia naturaleza del software), consistente en la exigencia de que dicho derecho de propiedad intelectual figure inscrito en el correspondiente registro (en este caso, el Registro de la Propiedad Intelectual (4) ).

III. Procedimiento y particularidades de la inscripción registral del software

La inscripción de los derechos sobre el software en el Registro de la Propiedad Intelectual puede llevarse a cabo en cualquiera de los Registros Territoriales de la Propiedad Intelectual que existen en España, gozando de protección nacional con la sola inscripción en uno de ellos. A través de la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual se presumirá, salvo prueba en contrario, que los derechos de propiedad intelectual sobre el software existen y que pertenecen a quien se manifiesta como titular de los mismos.

Una de las principales complejidades que entraña del proceso de inscripción registral del software reside en acreditar la titularidad sobre el mismo

Una de las principales complejidades que entraña del proceso de inscripción registral del software reside en acreditar la titularidad sobre el mismo, en particular, cuando dicho software ha sido creado por los trabajadores de una sociedad en el seno de una relación laboral o asemejada. En estos casos, el proceso de inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual puede materializarse a través de las siguientes vías:

  • i. Por un lado, la vía de la inscripción como obra colectiva (5) ; en virtud de la cual, la persona jurídica que afirme ser la titular de los derechos de propiedad intelectual sobre el software deberá declarar ostentar la posición de editor y coordinador del software, y los trabajadores que hayan creado el software deben rellenar una manifestación de haber participado en la creación del mismo y en la que conste que los derechos de explotación sobre el software corresponden a la persona jurídica que coordina y edita el proyecto de creación del software; y
  • ii. Por otro lado, la vía de inscripción de los trabajadores asalariados (6) ; que es más compleja que la primera de las vías y consiste en identificar a los trabajadores que han creado un software, debiendo hacer entrega en el Registro de la Propiedad Intelectual de numerosa documentación, entre la que se encuentra los contratos de trabajo, copias de documentos de identidad, informes de vida laboral, etc. La mayor dificultad de esta vía está en determinar el porcentaje de autoría de cada uno de los trabajadores, es decir, identificar cuál es el tanto por ciento respecto del total del software que ha creado cada uno de los trabajadores.

Debe considerarse que la inscripción del software no es constitutiva de derechos sino que cumple una función declarativa y ad probationem (ya que el software estará protegido por el mero hecho de su creación) (7) . Pese a ello, la inscripción de los derechos sobre dichas obras en el Registro de la Propiedad Intelectual, cuando sea posible, es en muchos casos altamente recomendable por diversos motivos tanto judiciales como extrajudiciales. Como indicado, no solo dicha inscripción puede resultar imprescindible para abrir nuevas vías de acceso a financiación para la sociedad sino que además puede resultar determinante tanto en un escenario de desinversión de la sociedad como en un escenario de disputa relativo a derechos sobre el software.

(1)

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LA LEY 1722/1996), regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (en adelante, la «Ley de Propiedad Intelectual (LA LEY 1722/1996)»).

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(2)

Artículo 10.1, apartado i) de la Ley de Propiedad Intelectual (LA LEY 1722/1996).

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(3)

Artículo 46.1 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 (LA LEY 46/1954) sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión.

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(4)

La constitución de hipoteca mobiliaria sobre el software podrá implicar ciertas restricciones adicionales como, por ejemplo, las relativas a la facultad de realizar cesiones posteriores sobre dicho software, las cuales, salvo pacto en contrario, requerirán de consentimiento del acreedor hipotecario. Asimismo, dicha hipoteca no se extenderá automáticamente sobre las modificaciones de dicho software (salvo pacto en contrario). Igualmente, debe tenerse en cuenta que la constitución de dicha hipoteca entrañará ciertos costes fiscales.

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(5)

En virtud de lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Propiedad Intelectual (LA LEY 1722/1996), que considera que ha sido creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre y está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual haya sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada.

El artículo 8 de la Ley de Propiedad Intelectual (LA LEY 1722/1996) establece que, salvo pacto en contrario, los derechos sobre la obra colectiva corresponderán a la persona que la edite y divulgue bajo su nombre.

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(6)

Según lo dispuesto en el artículo 97.4 de la Ley de Propiedad Intelectual (LA LEY 1722/1996), que establece lo siguiente: Cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador, en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos de explotación correspondientes al programa de ordenador así creado, tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponderán, exclusivamente, al empresario, salvo pacto en contrario.

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(7)

El propio artículo 101 de la Ley de Propiedad Intelectual (LA LEY 1722/1996) configura la inscripción de los programas de ordenador en el Registro de la Propiedad Intelectual como una posibilidad, estableciendo que: Los derechos sobre los programas de ordenador, así como sobre sus sucesivas versiones y los programas derivados, podrán ser objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual. Reglamentariamente se determinarán aquellos elementos de los programas registrados que serán susceptibles de consulta pública.

En el mismo sentido establece la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual como una posibilidad el artículo 145 de la Ley de Propiedad Intelectual (LA LEY 1722/1996).

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