Eduardo Romero. -El fenómeno de la “ciberokupación", o registro de un nombre de dominio por quien no es titular de la marca asociada al mismo, para exigir un pago para liberarlo, tiene sus días contados.
La ley no ampara que la simple prioridad temporal en el registro de un nombre de dominio al que no se da uso, permita bloquear su uso y forzar a un pago para permitir su utilización por el titular de la marca correspondiente a ese dominio.
Así lo ha declarado el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia (LA LEY 86284/2019), en su reciente sentencia 185/2019, de 22 de mayo, por la que estima la demanda presentada por el Despacho ABOGA2.
Según precisa la sentencia, el titular de una marca lo es en todos los ámbitos, es decir, tanto en los canales ordinarios de distribución, comercialización y comunicación, como en el marco de los nuevos ámbitos de comunicación telemática. Por ello, el art. 34.3 e) de la vigente Ley de Marcas, reconoce el derecho del titular de una marca a prohibir a cualquier tercero, sin autorización, que use su signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.
En consecuencia, la sentencia declara que la mercantil demandada efectuó el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio idéntico al de la marca de la actora, con ánimo de lucro y en perjuicio del titular de dicha marca. Por ello establece que, a todos los efectos procedentes en Derecho, el titular de la misma debe ser el legítimo propietario del nombre de dominio "aboga2.es", ordenando su subrogación en la titularidad del citado signo.
Registro de la marca “ABOGA2”
Según se narra en los antecedentes de hecho de la sentencia, en el año 2015 se registró por el actor la marca “ABOGA2”. Según informa uno de los letrados del despacho, una vez que se disponían a crear la web con el dominio www.aboga2.es, este se encontraba ya en uso. Desde el despacho se realizó un intento por ponerse en contacto con el propietario del dominio, que no estaba dando uso al dominio, y quien les pidió una suma de dinero a cambio de obtener esa URL. Como consecuencia, se presentó demanda contra la entidad mercantil propietaria del dominio.
Conflicto entre marca y nombre de dominio
El sistema de registro de marcas de nuestro ordenamiento permite obtener la titularidad de la misma y el respaldo del Estado. La doctrina del Supremo en su STS de 26 de junio de 2003 (LA LEY 2631/2003), aun dictada al amparo de la ley anterior, establece un derecho subjetivo de exclusiva utilización a favor del actor que presenta un aspecto positivo y negativo. El aspecto positivo se refiere a la facultad de aplicar la marca tanto en la venta como en publicidad, mientras que el aspecto negativo es la facultad de prohibir a terceros el uso de la marca.
Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca mediante la acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada empezase a ser utilizada (artículo 2.2 de la Ley de Marcas).
Aunque la vigente regulación del artículo 6.1 de la Ley de Marcas ya no hace referencia a la triple identidad de fonética, gráfica o conceptual, la doctrina estima que tal criterio sigue siendo un test idónea para corroborar la coincidencia entre marcas y la correcta aplicación de la facultad de prohibición del artículo 34.2 Ley de Marcas. Dicha facultad es válida para productos y servicios idénticos o similares que puedan llevar riesgo de confusión. También se reconoce el derecho cuando no sean similares pero se trate de una marca notoria o de renombre y concurran los presupuestos de utilización que puedan inducir a una conexión entre ambas marcas.
“Ciberokupas” y compraventa de dominios web
La globalización de Internet ha desembocado en una pugna por destacar por encima de los competidores. Desde la creación del primer dominio web en 1985, millones de URL han proliferado con el paso de los años, así como las páginas de compraventa de los mismos.
En este sentido, refleja la sentencia, la diferencia entre la marca y el nombre de dominio es que en Internet no despliegan virtualidad dos elementos transcendentales en derecho marcario, que son los principios de territorialidad y de especialidad. De esta forma, el nombre de dominio es unívoco y universal con independencia del territorio y aun del uso que se haga del mismo.
Por ello, en el presente caso se aprecia mala fe en el registro de un nombre de dominio idéntico a la eventual potencialidad de una marca susceptible de registro por parte de titulados de Derecho que quieran ejercer. En el presente supuesto, puede apreciarse el ánimo de lucro, hasta el punto de que explícitamente viene a admitirse que se trata de haber obtenido dominios con el ánimo de llevar a cabo una venta en un futuro a un potencial cliente que sí vaya a explotar el tráfico económico de la marca. Asimismo, aclara el tribunal que “el proceder de la demandada no puede verse amparado en este sede con la sola invocación de la prioridad temporal de su registro”.