I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
La sentencia dictada el día 6 de febrero de 2018 (LA LEY 13369/2018) por la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, especializada en patentes, es la única (1) sentencia española que aborda hasta la fecha la interpretación del Apartado Segundo, primer inciso, del artículo 114 de la Ley de Patentes de 1986 (LA LEY 674/1986), idéntico al actual artículo 104 de la Ley de Patentes 24/15 (LA LEY 12259/2015).
A continuación reproducimos el artículo 114 de la Ley de Patentes de 1986 (LA LEY 674/1986), subrayando el inciso que ha sido interpretado por la sentencia que se comenta:
«1. La declaración de nulidad implica que la patente no fue nunca válida, considerándose que ni la patente ni la solicitud que la originó han tenido nunca los efectos previstos en el título VI de la presente Ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad.
2. Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere lugar cuando el titular de la patente hubiera actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:
a) A las resoluciones sobre violación de la patente que hubieran adquirido
fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas con anterioridad a la declaración de nulidad.
b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad, en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones de equidad y en la medida que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.
3. Una vez firme, la declaración de nulidad de la patente tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos.».
El caso resuelto por la sentencia de 6 de febrero de 2018 proporciona las claves para interpretar el apartado 2, inciso primero, del artículo 114 LP (LA LEY 674/1986), esto es, la procedencia de acoger la acción indemnizatoria de daños y perjuicios cuando el titular de una patente (o Modelo de Utilidad) haya actuado de mala fe dentro del marco de una acción infracción de patente o Modelo de Utilidad.
En el caso de autos, las partes se habían enfrentado en un procedimiento de infracción de Modelo de Utilidad que comenzó en el año 2002, en el que la entidad COLLBAIX había interpuesto demanda por infracción del MU 20003029 (MU 029), solicitado el 12 de diciembre del año 2000, y por competencia desleal, a varias entidades, a las que denominaremos MECOSA (acrónimo de una de las entidades demandadas).
En aquél primer procedimiento, se dictó sentencia en primera instancia el día 5 de mayo de 2004 por el Juzgado de 1ª instancia n.o 5 de Barcelona, que desestimó la demanda interpuesta contra MECOSA. Tras interponer COLLBAIX recurso de apelación, se dictó sentencia por la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 6 de abril de 2009, (LA LEY 104280/2006) por la que se condenó a MECOSA por infracción del MU 029, y en consecuencia al cese en el uso del producto infractor, al pago de una indemnización de daños y perjuicios, y otras condenas accesorias.
Dicha sentencia quedó firme al haberse inadmitido los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por MECOSA, mediante auto del Tribunal Supremo de fecha 25 de noviembre de 2008.
En el procedimiento de ejecución posterior, MECOSA fue condenada a abonar 448.505, 36 €, más 87.604, 49 € por intereses y costas.
Pues bien, en el año 2013, MECOSA tuvo conocimiento de unos catálogos de COLLBAIX del año 1999, con depósito legal L-409/99 (en lo sucesivo «catálogo CLICK»), en el que se describían las características técnicas de unas persianas motorizadas enrollables para locales comerciales que resultaban ser idénticas a las que reivindicaba el MU 029, alegado en el procedimiento anterior al que nos hemos referido.
Ello suponía que la propia COLLBAIX había ofrecido en el mercado un producto idéntico al que un año y medio después protegería a través del MU 029, lo que como es sabido en el ámbito de las patentes, provoca su falta de novedad, en la medida en que el estado de la técnica está formado por todo lo que se haya publicado con fecha anterior a la solicitud de la patente o del Modelo de Utilidad.
Por otra parte, COLLBAIX, mientras se tramitaba el procedimiento contra MECOSA, también requirió a un tercero con base en el MU 029, mediante carta de enero de 2004, instándole, entre otras cuestiones, a dejar de comercializar una persiana enrollable al considerar que infringía el MU 029. Dicho tercero, contestó a la carta de requerimiento de COLLBAIX alegando la falta de novedad del MU 029, por haberse divulgado previamente en un catálogo de la propia COLLBAIX del año 1999, precisamente el catálogo CLICK a que nos hemos refierido. COLLBAIX no demandó a ese tercero.
Con estos antecedentes, MECOSA presenta demanda ante los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, interponiendo la acción del artículo 114. 1 LP, consistente en (i) una acción de nulidad del MU 029 por falta de novedad por estar anticipado por el catálogo del año 1999 denominado CLICK, y (ii) una acción de indemnización de daños y perjuicios, al haber actuado COLLBAIX de mala fe al haber interpuesto y mantenido la acción de infracción de dicho MU 029 contra MECOSA, a sabiendas de que el MU 029 era nulo por falta de novedad.
El Juzgado de lo mercantil n.o 5 de Barcelona desestimó la demanda en primera instancia, mediante sentencia de 12 de septiembre de 2016 (LA LEY 241571/2016), al entender que no había quedado probado que el catálogo CLICK había sido divulgado con fecha anterior a la solicitud del modelo de utilidad, por lo que desestimó la acción de nulidad del MU 029 por falta de novedad y en consecuencia, no entró a valorar la pertinencia o no de la indemnización de daños y perjuicios regulada en el artículo 114.1 de la LP de 1986. (LA LEY 674/1986)
MECOSA interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia, que ha sido estimado, en esencia, por la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 6 de febrero de 2018 que pasamos a comentar, no sin antes señalar que dicha sentencia ha sido recurrida al Tribunal Supremo, y está pendiente su resolución sobre la admisión del mismo.
II. COMENTARIO A LA SENTENCIA DE 6 DE FEBRERO DE 2018, DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
Tras exponer los antecedentes del caso, la sentencia de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 6 de febrero de 2018 (LA LEY 13369/2018), dedica el Fundamento de Derecho Cuarto a la valoración la prueba practicada respecto a la nulidad del MU 029, y en particular la fecha del catálogo CLICK, así como al informe pericial aportado por MECOSA para sostener la nulidad del MU 029, que se basaba en dicho catálogo CLICK.
En los apartados 12 a 14 de la sentencia se dispone que MECOSA aportó, junto a la demanda, un informe pericial por ingeniero industrial que razona la falta de novedad del MU 029 dado que todas las características descritas en el catálogo CLICK son las protegidas por dicho MU 029, y que a su vez, COLLBAIX renunció a aportar informe pericial contradictorio y centró su defensa en que el catalogo CLICK se había editado y divulgado en el año 2002, esto es, en fecha posterior a la prioridad del MU 029.
La discusión, pues, se centra en la fecha de divulgación del catálogo CLICK.
1. Sobre la fecha de divulgación del catálogo CLICK
Para sostener que el catálogo se había divulgado en el año 1999, la parte recurrente se basaba en que el depósito legal se había efectuado precisamente en el año 1999. Sin embargo, en el apartado 16, la sentencia considera que este hecho, por sí solo, no es un indicio suficiente de dicha divulgación, en la medida en que el depósito legal no se efectuó cumpliendo con todos los requisitos legales.
Sin embargo, para la sentencia recurrida, resultan ser indicios relevantes de que dicho catálogo se divulgó en el año 1999, los siguientes (i) en el propio reverso del catálogo aparezca la referencia «depósito legal L 409-99» (ii) el catálogo incluye la mención «click», que es precisamente el título que COLLBAIX le dio al catálogo al efectuar el depósito legal en abril de 1999, y (iii) que el domicilio de COLLBAIX que aparece en el catálogo es el antiguo domicilio de dicha entidad, hasta el año 2001, «circunstancia que casa mal con la supuesta impresión del catálogo a principios del año 2002».
Además, la sentencia de 6 de febrero de 2018 considera que la divulgación del catálogo en el año 1999 queda avalada por el hecho de que COLLBAIX había enviado a un tercero una carta de requerimiento basada en el MU 029, instándole al cese de la venta de persianas enrollables que supuestamente infringían dicho MU 029, y que dicho tercero le había contestado mediante carta del mes de marzo de 2004 que el MU 029 era nulo por falta de novedad, invocando como base precisamente el catálogo CLICK al que nos estamos refiriendo. Y tras recibir la respuesta del tercero, COLLBAIX no negó rotundamente la falta de novedad, y se limitó a pedir que le fuera facilitado el catálogo, y después no presentó demanda contra el tercero.
Finalmente, la prueba practicada en segunda instancia, consistente en preguntas escritas a locales comerciales del Centro comercial MATARO PARK, fue decisiva, junto con la declaración de los testigos, para que la sentencia considerase que la divulgación del catálogo CLICK se produjo efectivamente con anterioridad a la fecha de prioridad del MU 029.
En efecto, las declaraciones por escrito de dichas entidades fueron concluyentes, en el sentido de que se habían instalado persianas enrollables con las características del MU 029, y ello había sucedido antes de la inauguración del centro comercial MATARO PARK, que se produjo en el verano del año 2000.
La Sala alcanza la conclusión de que todas las características técnicas del MU 029 habían sido divulgadas con fecha anterior a su solicitud
Por todas estas circunstancias, la Sala alcanza la conclusión de que todas las características técnicas del MU 029 habían sido divulgadas con fecha anterior a su solicitud y por tanto, formaban parte del estado de la técnica, por lo que declara su nulidad por falta de novedad.
Como se deduce de lo expuesto, la dificultad probatoria de este caso fue extrema, en la medida en que habían transcurrido más de 17 años desde la fecha de divulgación del catálogo CLICK, en el año 1999.
2. Sobre la indemnización de daños y perjuicios por mala fe del titular de la patente del artículo 114.1 de la Ley de patentes de 1986
Declarada la nulidad del MU 029, la sentencia aborda la indemnización de daños y perjuicios por mala fe del titular del Modelo de Utilidad, en los apartados 26 y siguientes.
Tras reproducir el artículo 114 LP 1986 (LA LEY 674/1986), la sentencia aborda el concepto de mala fe del titular, como premisa de la acción de indemnización. Y en ese contexto, la Sala declara en el apartado 28 que:
«…la mala fe del titular dependerá del conocimiento que tuviera de la nulidad del título o de que no cumplía con los requisitos de patentabilidad»
En el caso concreto, la Sala afirma que lo que se debe examinar es si el titular del MU conocía o podía percatarse de que el catálogo CLICK perjudicaba a la nulidad del MU 029, razonando que el conocimiento por parte del titular es incuestionable en este caso al haber divulgado la invención en su propio catálogo, lo que el titular no negó en ningún momento, limitándose a sostener, como hemos visto, que los catálogos se editaron con fecha posterior a la fecha de solicitud del MU 029.
Otra cuestión relevante de la que se ocupa la sentencia es la fecha en que se ha de probar la mala fe del titular a los efectos del artículo 114 LP. La Sala, en el apartado 28 de la sentencia, afirma que:
«En contra de lo sostenido por la demandada, la mala fe no debe analizarse en el momento de la solicitud del registro sino cuando el titular decide interponer la acción de infracción y sostenerla pese a conocer que su derecho no cumplía con el requisito de novedad.»
En el caso concreto, la Sala concluye que a la luz de la prueba practicada, el titular era conocedor de la falta de novedad del MU 029 al interponer la acción de infracción en el año 2002, y cuando menos, en el año 2004, al recibir COLLBAIX la carta de contestación del tercero señalándole el catálogo CLICK como documento que anticipaba el MU 029.
Debemos recordar aquí que la demanda de infracción interpuesta por COLLBAIX con base en el MU 029 había sido desestimada en primera instancia, y COLLBAIX, poco después de recibir la carta de dicho tercero en que se mencionaba ya el catálogo CLICK y la falta de novedad del MU 029, interpuso recurso de apelación contra la sentencia que había desestimado su acción de infracción contra MECOSA basada en el MU 029, obteniendo una sentencia favorable en segunda instancia, e instando su posterior ejecución, y todo ello a sabiendas de que el MU 029 adolecía de falta de novedad antes de interponer el recurso de apelación.
Por lo expuesto, el apartado 29 de la sentencia aprecia mala fe en la actuación del titular del MU 029.
La sentencia dedica el Fundamento de derecho sexto a determinar el importe de la indemnización de daños y perjuicios. Cabe destacar que el importe de la indemnización que acoge la sentencia consiste en la devolución de lo percibido por COLLBAIX en el procedimiento de infracción del MU 029 seguido en el pasado, más los gastos legales que tuvo que afrontar MECOSA para defenderse en aquél procedimiento, desestimando otros conceptos indemnizatorios interesados en la demanda, para conceder a MECOSA un total de 563.018, 65 €, que posteriormente fueron incrementados ligeramente mediante auto de aclaración de la sentencia.
Como indicábamos al inicio de este artículo, la sentencia de 6 de febrero de 2018 de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona es la única sentencia en España que se ha pronunciado sobre la interpretación del artículo 114. LP (idéntico al actual artículo 104 LP 24/15 (LA LEY 12259/2015), de 24 de julio) y muy en particular sobre los requisitos que han de confluir para que se considere que el titular de la patente o modelo de utilidad ha actuado de mala fe, lo que la convierte en la primera sentencia que ofrece una interpretación del concepto de mala fe en el contexto del artículo 114 LP, cuya complejidad intrínseca demandaba dicha interpretación, dado que precisamente el concepto de «mala fe» es, como bien señala la sentencia, la premisa para el acogimiento de la acción indemnizatoria.