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I. Consideración preliminar

Una de las cuestiones marginales que suscita la protección penal de los secretos empresariales, pero de indudable trascendencia, es la de la responsabilidad civil y, en particular, la cuantificación de las indemnizaciones por daños y perjuicios.

Al margen de la dimensión estrictamente teórica, la cuestión presenta una dimensión esencialmente práctica ante la dificultad de, una vez acreditado el daño derivado de la revelación de los secretos de empresa, cuantificar el perjuicio económico que suponía la infracción, cuestión conectada al hecho de que el secreto de empresa encierra en su concepto informaciones de naturaleza plural y diversa (1) .

Como hubo ocasión de exponer en otra ocasión (2) , la relevancia del secreto empresarial desde una perspectiva jurídico-penal, ha sido creciente, paralela a la relevancia que ha adquirido en el plano jurídico-mercantil tras la promulgación de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (LA LEY 2045/2019) (3) .

Junto a su consideración tradicional vinculada al espionaje empresarial (art. 278 CP (LA LEY 3996/1995)) y a la violación de secretos empresariales (art. 279 CP (LA LEY 3996/1995)), se abren nuevas perspectivas de análisis, especialmente en el entorno empresarial: la empresa ya no se limita a la prestación de obras y servicios, sino que también desenvuelve su actividad en el marco de la oferta y venta de tecnología, lo que exige la adopción de políticas de compliance encaminadas al cumplimiento de las reservas inherentes a los secretos empresariales, tanto propios, como ajenos. No cabe descartar, en consonancia con las nuevas tendencias en la más reciente actividad económica, vinculada al crecimiento de la economía de la información o del conocimiento, la mayor vulnerabilidad de la información confidencial (4) .

Así se expresa el Considerando 4 de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016 (LA LEY 9592/2016), relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas:

«Las empresas innovadoras están cada vez más expuestas a prácticas desleales que persiguen la apropiación indebida de secretos comerciales, como el robo, la copia no autorizada, el espionaje económico o el incumplimiento de los requisitos de confidencialidad, ya sea dentro o fuera del territorio de la Unión. Fenómenos recientes, como la globalización, una creciente externalización, cadenas de suministro más largas y un mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación, contribuyen a aumentar el riesgo de tales prácticas. La obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial comprometen la capacidad de su poseedor legítimo para aprovechar las ventajas que le corresponden como precursor por su labor de innovación. La falta de instrumentos jurídicos eficaces y comparables para la protección de los secretos comerciales en toda la Unión menoscaba los incentivos para emprender actividades transfronterizas en el mercado interior asociadas a la innovación e impiden que los secretos comerciales puedan liberar su potencial como estímulos del crecimiento económico y del empleo. En consecuencia, la innovación y la creatividad se ven desincentivadas y disminuye la inversión, con las consiguientes repercusiones en el buen funcionamiento del mercado interior y la consiguiente merma de su potencial como factor de crecimiento».

Como ha señalado la doctrina, dicha Directiva, no obstante su carácter de mínimos, tiene un alcance muy amplio, por cuanto comprende un conjunto de normas sustantivas y procesales que configuran un marco legislativo robusto, sistemático y razonablemente adaptado a los rasgos característicos del secreto empresarial como activo económico (5) . La Directiva aporta por primera vez en el marco de la Unión Europea, un concepto de secreto empresarial, en el que se parte de una evaluación de la importancia de los secretos empresariales para la innovación y la competitividad de las empresas europeas y de los organismos públicos de investigación europeos (6) .

El secreto empresarial constituye un valor inmaterial (7) de relevancia en la política empresarial e industrial, no ya como algo residual o anecdótico frente a los derechos de propiedad industrial, sino que su relevancia como activo intangible corre paralela a dichos derechos. En nuestra doctrina, GÓMEZ SEGADE definió los bienes inmateriales como creaciones de la mente humana que, mediante los medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y por su importancia económica son objeto de tutela jurídica especial (8) . Se parte, pues, de su utilidad económica y de la posibilidad indiscutible de ser objeto de negocios jurídicos (9) .

La opción entre derechos de propiedad industrial patentados y secreto empresarial ha dejado de ser algo marginal, sino una alternativa plausible a la vista de la tutela dispensada en la nueva normativa, tanto europea, como nacional.

Existen, a su vez, consideraciones de orden criminológico derivadas de la mayor vulnerabilidad actual del objeto del secreto frente a las fórmulas de tutela tradicionales, y ello en el marco de la utilización de las TIC y de la globalización, que implica, a la postre, una facilidad para el acceso a los datos por parte de terceros (10) .

Con la entrada en vigor de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (LA LEY 2045/2019), se ha producido un cambio sustancial en la definición del objeto material de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos empresariales contemplados en ellos arts. 278 (LA LEY 3996/1995), 279 (LA LEY 3996/1995) y 280 CP. (LA LEY 3996/1995)

Se trata de una modificación solo aparente, por cuanto la doctrina, antes incluso de la entrada en vigor del Código Penal de 1995 (LA LEY 3996/1995), al analizar el art. 499 del derogado Código Penal de 1973 (LA LEY 1247/1973), ya vino a considerar, casi de forma unánime, que el bien jurídico protegido no era tanto la voluntad del titular de mantener en secreto la información objeto del mismo, como la defensa de la capacidad competitiva de la empresa (11) . En tal sentido, la Ley de Secretos Empresariales, como ya lo hizo la Ley de Competencia Desleal (LA LEY 109/1991), vino a consagrar un estado de opinión generalmente definido sobre el particular.

La norma penal, en este sentido, se pone, entre otros instrumentos jurídico civiles y mercantiles, al servicio de la tutela de la innovación y como incentivo para su tutela, a la par que garantiza la competitividad.

La Exposición de Motivos de la Ley de Secretos Empresariales, señala que «Es necesario garantizar que la competitividad que se sustenta en el saber hacer y en información empresarial no divulgada, esté protegida de manera adecuada, y mejorar las condiciones y el marco para el desarrollo y la explotación de la innovación y la transferencia de conocimientos en el mercado».

Dada la relevancia, pues, del secreto empresarial, es obvio que su revelación comporta consecuencias penales y, entre ellas, la responsabilidad civil.

Los riesgos de la innovación precisan medidas efectivas de protección. Las prácticas ilícitas que comportan la revelación de secretos de empresa generan importantes daños y perjuicios en un entorno donde se ha precisado la inversión de medios personales y económicos, de ahí la necesidad de un resarcimiento efectivo.

En íntima conexión con lo expuesto, no puede obviarse que, como se ha adelantado, la tutela penal del secreto empresarial se inserta entre los delitos relativos al mercado y a los consumidores. En dicho ámbito el legislador ha establecido un requisito de perseguibilidad en el art. 287.1 CP (LA LEY 3996/1995), esto es, la denuncia de la persona agraviada o de sus representantes legales. Dicho requisito de denuncia previa no será exigible, según dispone el art. 287.2 CP (LA LEY 3996/1995) cuando el delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas.

Se trata, pues, de un delito semipúblico, en la modalidad que la doctrina ha denominado de interés privado. Ello comporta importantes consecuencias en cuanto a la disponibilidad del objeto del proceso penal por cuanto el perdón del ofendido tendrá proyección en el plano del archivo de las actuaciones.

Aunque en un plano estrictamente teórico no puede reputarse como una cuestión pacífica, así lo ha venido entendiendo la jurisprudencia menor. Así la SAP Valladolid 35/23 (LA LEY 52576/2023) (Sección 2ª), «de 2 de marzo de 2023, señala:

«Doctrinalmente se ha distinguido entre delitos públicos, semipúblicos y privados y, atendiendo al texto del artículo 287 del Código Penal (LA LEY 3996/1995), el delito de revelación de secretos de empresa ha de considerarse como un delito semipúblico cuando, como en este supuesto, no afecta a los intereses generales o a una pluralidad de personas, de tal forma que, a diferencia de los delitos semipúblicos puros en los que solo pueden ser perseguidos a instancia del ofendido o su representación legal pero una vez iniciado el trámite el ofendido no dispone de la pretensión penal, en los delitos semipúblicos de interés privado cabe la posibilidad de que el perdón del ofendido extinga la responsabilidad penal, con independencia de que tras la presentación de la denuncia preceptiva el proceso se hubiera tramitado como si de un delito público se tratase, siendo por tanto aplicable el párrafo segundo del artículo 106 de la LECrim (LA LEY 1/1882) (…)».

En tal sentido, un adecuado resarcimiento extraprocesal podrá conducir a fórmulas autocompositivas en las que el perdón del ofendido cobrará plena virtualidad. Al margen de ello, se abrirá al perjudicado la opción entre la vía civil y penal. En esta última, la tutela civil, inherente al ejercicio de la acción penal, tendrá unas particularidades que derivan de la normativa específica de protección de los secretos empresariales.

II. Excurso: la tutela civil de los secretos empresariales

La Directiva, como recuerda FERNÁNDEZ SEIJO, busca trasladar al ámbito de los secretos algunos de los mecanismos procesales que la Unión Europea limitadamente pretende generalizar a la protección de la propiedad industrial. Asimismo, señala dicho autor, busca un punto de equilibrio entre distintos extremos en tensión, el primero de ellos, la necesidad de que funcione eficazmente el libre mercado, que ni se creen barretas artificiales para la libre circulación de mercancías y personas, y en este ámbito la defensa de algunos derechos fundamentales de los trabajadores, la libertad de expresión, la libre comunicación, la intimidad… Y en el otro extremo, la necesidad de que el empresario quiera dar mayor cobertura posible a aquellos elementos que considera valiosos en su empresa (12) .

El art. 9 LSE diseña un elenco de medidas de protección frente al descubrimiento de secretos empresariales. Se trata, conforme al art. 8 LSE de una relación abierta («podrán ejercitarse las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza…»).

Tal conjunto de acciones, definida por el legislador en los preceptos indicados, cumplen una función disuasoria a prevención y con las que se pretende generar un escenario jurídico adecuado para combatir de forma efectiva los actos de violación del secreto, evitar futuras violaciones y reparar los daños y perjuicios causados, restaurando la legalidad y la posición competitiva del titular del secreto empresarial (13) .

Disuasión frente a los violadores del secretos y restauración de la posición competitiva del titular de secreto, son los objetivos de la tutela dispensada en la normativa que tutela los secretos empresariales.

La Directiva (UE) 2016/943 (LA LEY 9592/2016) señala en su Considerando 21:

«En consonancia con el principio de proporcionalidad, las medidas, procedimientos y recursos previstos para proteger los secretos comerciales deben diseñarse de forma que cumplan el objetivo del buen funcionamiento del mercado interior de la investigación y la innovación, en particular mediante la disuasión contra la obtención, utilización y revelación ilícitas de secretos comerciales. Ese diseño de medidas, procedimientos y recursos no debe comprometer ni menoscabar los derechos y libertades fundamentales ni el interés público, como la seguridad pública, la protección de los consumidores, la salud pública y la protección del medio ambiente, ni perjudicar la movilidad de los trabajadores. A este respecto, las medidas, procedimientos y recursos previstos en la presente Directiva tienen por objeto garantizar que las autoridades judiciales competentes tengan en cuenta factores como el valor del secreto comercial, la gravedad del comportamiento que dio lugar a la obtención, utilización o revelación ilícitas del secreto comercial, y las repercusiones de dicho comportamiento. Conviene garantizar asimismo que las autoridades judiciales competentes dispongan de un margen de discrecionalidad para sopesar los intereses de las partes procesales, así como los intereses de terceros y, en su caso, de los consumidores».

El art. 6 de la Directiva dispone:

«1. Los Estados miembros establecerán las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar la disponibilidad de vías de acción civil frente a la obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos comerciales.

2. Las medidas, procedimientos y recursos a los que se refiere el apartado 1:

a) serán justos y equitativos;

b) no serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos irrazonables o retrasos injustificados, y

c) serán efectivos y disuasorios».

La Ley 1/2019, de 20 de febrero (LA LEY 2045/2019), establece un elenco de medidas civiles para la protección frente a la violación de los secretos empresariales.

Como señala la doctrina, el legislador español ha ido un poco más allá del legislador comunitario y ha decidido reforzar la posición del poseedor del secreto comercial con el reconocimiento de su calidad de verdadero titular de un derecho subjetivo, regulando asimismo dicho derecho en su vertiente patrimonial, su transmisibilidad, cotitularidad y licencia (14) .

Su Exposición de Motivos señala:

«Por su parte, en el Capítulo IV se consigna un catálogo abierto de acciones de defensa que contiene la designación y configuración sustantiva de los más importantes remedios reconocidos al titular del secreto empresarial para hacer frente a su violación, con especial atención a la regulación de la indemnización de daños y perjuicios, que se extiende tanto a su contenido económico como a la facilitación de su cálculo y liquidación en línea con lo ya dispuesto en materia de infracción de patentes y por extensión de otros derechos de propiedad industrial. Por último, la regulación material de las acciones de defensa concluye con una regla propia de prescripción».

El art. 9.1 LSE establece que contra los actos de violación de secretos empresariales podrán, en especial, solicitarse:

• 1. Contra los actos de violación de secretos empresariales podrán, en especial, solicitarse:
  • a) La declaración de la violación del secreto empresarial.
  • b) La cesación o, en su caso, la prohibición de los actos de violación del secreto empresarial.
  • c) La prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de su importación, exportación o almacenamiento con dichos fines.
  • d) La aprehensión de las mercancías infractoras, incluida la recuperación de las que se encuentren en el mercado, y de los medios destinados únicamente a su producción, siempre que tal recuperación no menoscabe la protección del secreto comercial en cuestión, con una de las siguientes finalidades: su modificación para eliminar las características que determinen que las mercancías sean infractoras, o que los medios estén destinados únicamente a su producción, su destrucción o su entrega a entidades benéficas.
  • e) La remoción, que comprende la entrega al demandante de la totalidad o parte de los documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos y cualesquiera otros soportes que contengan el secreto empresarial, y en su caso su destrucción total o parcial.
  • f) La atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante, en cuyo caso el valor de las mercancías entregadas podrá imputarse al importe de la indemnización de daños y perjuicios debida, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del infractor en lo que se refiere a la cuantía indemnizatoria que exceda del referido valor. Si el valor de las mercancías excede del importe de la indemnización, el demandante deberá compensarlo a la otra parte.
  • g) La indemnización de los daños y perjuicios, si ha intervenido dolo o culpa del infractor, que será adecuada respecto de la lesión realmente sufrida como consecuencia de la violación del secreto empresarial.
  • h) La publicación o difusión completa o parcial de la sentencia, que deberá preservar en todo caso la confidencialidad del secreto empresarial en los términos del artículo 15 de esta ley.

III. La responsabilidad civil derivada del delito

Salvo renuncia o reserva del ejercicio de acciones civiles, el procedimiento penal por revelación de secretos de empresa comporta el ejercicio de la acción civil.

Aunque la cuestión parece tener una dimensión puramente terminológica, como ha puesto de relieve la doctrina, el delito en cuanto tal, no produce otro efecto jurídico que la pena: ni la llamada «responsabilidad civil derivada del delito», ni esas otras consecuencias denominadas generalmente «consecuencias civiles derivadas del delito», derivan propiamente del delito. El fundamento de la primera es el daño causado, por lo que sería más propio hablar de «responsabilidad extracontractual derivada del daño causado por una acción u omisión calificada como delito o falta» (15)

Por lo general, las acciones de responsabilidad civil ex delicto suscitan plurales problemas y, uno de ellos, es el de la configuración de su contenido, en particular determinar qué tipo de pretensiones pueden deducirse en el proceso penal para lograr la tutela de los derechos del perjudicado y en qué causas pueden fundarse, esto es, si solo pueden ejercitarse acciones de condena o pueden deducirse de igual forma acciones declarativas o constitutivas (16) .

Ya se ha expuesto que el art. 287.1 CP (LA LEY 3996/1995) exige un requisito de perseguibilidad: la denuncia previa del agraviado o de su representante legal, que no es otro que el titular del secreto de empresa violado.

Como señala QUINTERO OLIVARES, muchos procesos penales concluyen de facto porque las partes han llegado a un acuerdo económico que satisface lo bastante sus intereses como para abandonar el proceso (17) .

Como pone de relieve dicho autor, en muchos procesos prima la pretensión de resarcimiento sobre cualquier otra, y esto, señala, es comprensible y no debe ser motivo de escándalo y, lo más importante, ha de ser comprendido y asumido en el sistema penal, que debe dar un sentido políticocriminal a ese hecho (18) .

Por lo demás, y como puso de relieve en su día GÓMEZ ORBANEJA, el hecho de que el régimen jurídico de la responsabilidad civil derivada del hecho delictivo venga configurado en el Código Penal no afecta a su naturaleza propiamente civil (19)

El elenco de medidas del art. 9.1 LSE es de aplicación en el orden penal. La sentencia que declare y condene el descubrimiento de un secreto empresarial podrá, al amparo del precepto indicado, adoptar alguna de las medidas indicadas.

La determinación de las mismas, inevitablemente a instancia del perjudicado, debe partir de dos presupuestos, la proporcionalidad y las circunstancias del caso.

Así lo expresa el art. 9.3 LSE:

«Para determinar las medidas que se acuerden por virtud de las acciones del apartado 1, se tendrá en cuenta su proporcionalidad y las circunstancias del caso, y entre ellas el valor y otras características del secreto empresarial en cuestión, las medidas adoptadas para su protección, el comportamiento del infractor, las consecuencias de la violación del secreto empresarial, la probabilidad de que el infractor persista en la violación, los intereses legítimos de las partes, las consecuencias que podría tener para las partes que se estimen o no las acciones ejercitadas, los intereses legítimos de terceros, el interés público y la salvaguarda de los derechos fundamentales.

A los efectos de la publicación o difusión de la sentencia, los jueces y tribunales también tendrán en cuenta si la información relativa al infractor permitiría identificar a una persona física y, de ser así, si se justifica la publicación de dicha información, atendiendo, en particular, al posible perjuicio que esa medida pudiera ocasionar a la intimidad y reputación del infractor condenado».

IV. La indemnización de daños y perjuicios

Conforme al art. 110 CP (LA LEY 3996/1995), la responsabilidad a que se refiere el art. 109 CP (LA LEY 3996/1995), comprende la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de daños y perjuicios.

Dado que el delito de descubrimiento de secretos de empresa constituye una norma penal en blanco, al menos en lo que se refiere a la definición misma del concepto de secreto empresarial, para la indemnización de daños y perjuicios resulta inevitable acudir a las previsiones de la Ley de Secretos Empresariales.

Sobre este punto debe recordarse que el art. 9.1 LSE contempla en su letra g) la indemnización de daños y perjuicios, si ha intervenido dolo o culpa del infractor —lo que ocurre en caso de la comisión del delito de revelación de secretos de empresa—, que será adecuada respecto de la lesión realmente sufrida como consecuencia de la violación del secreto empresarial.

La regulación contempla, sin embargo, otras modalidades indemnizatorias.

Así, en primer lugar, la indemnización coercitiva prevista en el art. 9.3 LSE:

«En los supuestos de las letras a) a f) del apartado 1, la sentencia fijará, si así hubiera sido solicitado por el actor, la cuantía líquida de una indemnización coercitiva a favor del demandante, adecuada a las circunstancias, por día transcurrido hasta que se produzca el cumplimiento de la sentencia. Su importe se acumulará al que corresponda percibir al demandante con carácter general. Al solicitar la ejecución se podrá pedir que se entienda ampliada a los sucesivos incumplimientos, en los términos previstos en el artículo 578 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000)».

En segundo término, la indemnización sustitutiva en caso de adquirentes de buena fe, que se contempla en el primer inciso del art. 9.7 LSE:

«A petición de la parte demandada, cuando sea un tercer adquirente de buena fe, las medidas objeto de las acciones del apartado 1 podrán sustituirse por el pago a favor de la parte demandante de una indemnización pecuniaria, siempre que ésta resulte razonablemente satisfactoria y la ejecución de aquellas medidas hubiera de causar a la parte demandada un perjuicio desproporcionado».

Por último, la indemnización sustitutiva que sustituya a la cesación o prohibición, prevista en el segundo inciso del art. 9.7 LSE:

«La indemnización pecuniaria que sustituya a la cesación o prohibición no excederá del importe que habría habido que pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia que habría permitido utilizarlo durante el período en el que su utilización hubiera podido prohibirse».

V. Criterios para la cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios

Sobre este punto debe partirse del principio de reparación íntegra del daño causado.

En general, la cuestión se contempla en el art. 10 LSE. Su regulación no es sino expresión de criterios que habían venido siendo asumidos por la jurisprudencia, con base esencialmente a supuestos de hecho derivados de los derechos de propiedad industrial.

Antes de la entrada en vigor de la LSE, la remisión obligada era al art. 32.1 (LA LEY 109/1991) 5º de la Ley de Competencia desleal —la revelación de secretos de empresa se configuraba como un acto de competencia desleal—. Dicho precepto contemplaba que, frente a los actos de competencia desleal, podría ejercitarse la acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente, precepto que tenía su lógica proyección en el marco del delito de descubrimiento de secretos de empresa. A su vez, el ordinal 6º contemplaba, por su parte, la acción de enriquecimiento injusto, si bien tenía un ámbito circunscrito a los supuestos en que la conducta desleal lesionaba una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico. La remisión a dicha norma no resolvía los problemas inherentes al cálculo indemnizatorio atendida su generalidad, a diferencia de la normativa en materia de derechos de propiedad industrial.

Por ello, constatado el descubrimiento de secretos de empresa, la cuantificación del daño suscitaba relevantes problemas a los efectos de su determinación, sin que la jurisprudencia, tanto civil, como penal, hubiera llegado a ofrecer soluciones unánimes, quizás por la diversidad de supuestos que cabía considerar.

El recurso a la normativa en materia de derecho de propiedad industrial era inevitable, en concreto, al art. 74 LP, conforme al cual:

«1. La indemnización de daños y perjuicios debida al titular de la patente comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrán en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor o alternativamente, los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho. Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, el tiempo de vigencia que le reste a la patente en el momento en que comenzó la infracción y el número y clase de licencias concedidas en ese momento.

3. Cuando el órgano jurisdiccional estime que el titular no cumple con la obligación de explotar la patente establecida en el artículo 90 la ganancia dejada de obtener se fijará de acuerdo con lo establecido en el párrafo b) del apartado anterior.

4. Cuando se condene a la cesación de los actos que infrinjan una patente el Tribunal fijará una indemnización coercitiva a favor del demandante adecuada a las circunstancias por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. El importe definitivo de esta indemnización, que se acumulará a la que le corresponda percibir con carácter general en aplicación del apartado 2, así como el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar, se fijarán en ejecución de sentencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000).

5. Las diligencias relativas al cálculo o cuantificación y liquidación de daños de acuerdo con los criterios establecidos en este artículo se llevarán a cabo a partir de las bases fijadas en la sentencia conforme al procedimiento previsto en el Capítulo IV del Título V del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000)».

Asimismo, la jurisprudencia menor (SAP Barcelona, Sección 15ª, de 21 de febrero de 2019 (LA LEY 12041/2019)) recurrió por analogía a la indemnización por clientela del art. 28 LCA, conforme al cual:

«1. Cuando se extinga el contrato de agencia, sea por tiempo determinado o indefinido, el agente que hubiese aportado nuevos clientes al empresario o incrementado sensiblemente las operaciones con la clientela preexistente, tendrá derecho a una indemnización si su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario y resulta equitativamente procedente por la existencia de pactos de limitación de competencia, por las comisiones que pierda o por las demás circunstancias que concurran.

2. El derecho a la indemnización por clientela existe también en el caso de que el contrato se extinga por muerte o declaración de fallecimiento del agente.

3. La indemnización no podrá exceder, en ningún caso, del importe medio anual de las remuneraciones percibidas por el agente durante los últimos cinco años o, durante todo el período de duración del contrato, si éste fuese inferior».

Lo que sí puso de relieve la jurisprudencia (SAP Alicante, Sección 10ª, 265/17, de 22 de junio de 2017 (LA LEY 133863/2017)), es que no cabía atender a datos globales referidos al volumen global de negocios o facturación. Se precisa, pues, una cumplida prueba acerca del perjuicio efectivo sin que quepa establecer consideraciones meramente globales o hipotéticas.

La vigente LSE solventa algunos de estos problemas al establecer en su art. 10 criterios específicos de cuantificación.

El precepto es del siguiente tenor literal:

«1. Al fijarse la indemnización de daños y perjuicios se tendrán en cuenta todos los factores pertinentes, como son los perjuicios económicos, incluido el lucro cesante, que haya sufrido el titular del secreto empresarial, el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor y, cuando proceda, otros elementos que no sean de orden económico, como el perjuicio moral causado al titular del secreto empresarial por su obtención, utilización o revelación ilícitas. También podrán incluirse, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

Con carácter alternativo, se podrá fijar, según los casos, una cantidad a tanto alzado en concepto de indemnización de daños y perjuicios, atendiendo, al menos y entre otros aspectos, al importe que la parte demandada habría tenido que pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia que le hubiera permitido utilizarlo durante el período en el que su utilización podría haberse prohibido.

2. En relación con el cálculo y liquidación de los daños y perjuicios, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de Patentes. Asimismo, las diligencias para este fin se llevarán a cabo a partir de las bases fijadas en la sentencia conforme al procedimiento previsto en el Capítulo IV del Título V del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000)».

El sistema que configura el precepto indicado entronca con la hasta entonces protección dispensada por la legislación de tutela de los derechos de propiedad industrial en los términos expuestos. La propia Exposición de Motivos de la LSE así lo recalca al señalaren que en «el Capítulo IV se consigna un catálogo abierto de acciones de defensa que contiene la designación y configuración sustantiva de los más importantes remedios reconocidos al titular del secreto empresarial para hacer frente a su violación, con especial atención a la regulación de la indemnización de daños y perjuicios, que se extiende tanto a su contenido económico como a la facilitación de su cálculo y liquidación en línea con lo ya dispuesto en materia de infracción de patentes y por extensión de otros derechos de propiedad industrial».

El precepto facilita el cálculo de las oportunas indemnizaciones por daños y perjuicios derivados del delito de descubrimiento de secretos empresariales.

De forma expresa alude al lucro cesante, enriquecimiento injusto obtenido por el infractor, así como los daños morales. Del mismo modo contempla otras categorías, como son los gastos en que se haya incurrido para la obtención de pruebas razonables de la infracción de la comisión de la infracción. Y concluye con una previsión alternativa consistente en la fijación, en su caso, de una cantidad a tanto alzado, correspondiente al importe que la parte demandada —en el caso examinado, el acusado—, hubiera tenido que abonar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia. Finaliza con una remisión al art. 73 LP a los efectos de cálculo y liquidación de los daños y perjuicios.

Procede un examen separado de estas diversas cuestiones.

1. Daño emergente

Sobre este punto el art. 10 LSE alude a los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

No se trata en realidad de novedad alguna. El art. 74.1 LP ya preveía esta posibilidad de forma específica.

Su proyección en el plano de la responsabilidad civil dimanante del delito es esencial. Al igual que en el proceso civil, es fundamental la obtención de pruebas razonables de la comisión de la infracción. Debe recordarse, una vez más, que se trata de un delito semipúblico, de interés privado.

En cualquier caso, la referencia señalada a dichos gastos de investigación no constituye un numerus clausus. Al igual que en materia de protección de derechos de propiedad industrial, lo que se pretende es, como regla de principio, incluir dichos gastos, como daño emergente, frente a las dudas que sobre el particular pudieran suscitarse.

Ha sido, por lo general, la jurisprudencia menor civil, la que ha realizado aportaciones sobre el particular, incluyendo en estas partidas los gastos de dictámenes periciales y horas de trabajo de empleados y directivos para la preparación de demandas, lo que, asimismo, tendrá su lógica proyección en el proceso penal. La denuncia o querella por el delito de descubrimiento de secretos empresariales tendrá que aportar pruebas vehementes acerca de la realidad del secreto y de su eventual revelación por terceros o trabajadores, lo que precisa de los oportunos dictámenes periciales. Asimismo, habrán de computarse como daño emergente las horas de trabajo facturadas, tanto de directivos, como de trabajadores para acreditar dichos extremos.

En cualquier caso, debe probarse la relación de causalidad entre la revelación del secreto y el referido gasto, que habrá de ser plenamente acreditada, sin que quepa establecer, a diferencia de los que como luego se verá ocurre con el lucro cesante, una mera presunción.

2. Lucro cesante

El art. 10 LSE comprende entre las categorías indemnizatorias, el lucro cesante. Tal referencia es meramente genérica, sin introducir los criterios específicos del art. 74 LP. Incluso, la denominada regalía hipotética, se contempla de forma diferenciada, pero alternativa, respecto del lucro cesante, a diferencia de los criterios sentados en la legislación de patentes donde dicha regalía forma parte del lucro cesante.

La cuestión esencial a debatir, inherente también en materia de derechos de propiedad industrial, viene por la vía de reconocer el derecho a la indemnización por el mero hecho de la violación del secreto empresarial, esto es, cabe establecer una presunción entre la revelación del secreto y el daño indemnizable, lo cual no es sino la asunción de la doctrina ex re ipsa construida por la jurisprudencia civil en el ámbito del derecho de daños.

3 Enriquecimiento injusto

El enriquecimiento injusto obtenido por el infractor se contempla específicamente en el art. 10 LSE como criterio diferenciado para la indemnización de daños y perjuicios. Sobre el particular debe aplicarse la doctrina que sobre el particular ha construido la jurisprudencia derivada de la llamada actio sine causa.

Ahora bien, el establecimiento de forma específica del enriquecimiento injusto como factor indemnizable choca en esta materia con el inevitable carácter subsidiario de dicha acción en el caso, como es el del descubrimiento de secretos empresariales, de acciones específicas previstas en la ley, tal como ha venido señalando la jurisprudencia (20) .

Cuestión distinta es el cálculo del beneficio del infractor, debiendo reputarse por tal en neto, tal como sobre el particular, aunque han existido criterios discrepantes, señala la jurisprudencia (21) .

4. Regalía hipotética

El párrafo segundo del art. 10.1 LSE dispone que, con carácter alternativo se podrá fijar, según los casos, una cantidad a tanto alzado en concepto de indemnización de daños y perjuicios, atendiendo, al menos y entre otros aspectos, al importe que la parte demandada habría tenido que pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia que le hubiera permitido utilizarlo durante el período en el que su utilización podría haberse prohibido.

Sobre este extremo la doctrina se muestra conforme en que el precepto no se refiere a valores de mercado. Así resulta de la utilización de la expresión «al menos». Dicha conclusión es lógica. De no accederse a dicho criterio interpretativo, que no es sino el establecimiento de mínimos, se crearía incentivos para la revelación de secretos de empresa, pues, caso de producirse, el importe indemnizatorio por tal concepto comprendería exclusivamente al importe de la licencia que, en su caso, hubieran debido abonar.

Sobre esta cuestión, la jurisprudencia menor ha atenido a la fijación de porcentajes de incremento en función de las circunstancias.

5. Daños morales

Entre las partidas indemnizables, el art. 10 LSE contempla el perjuicio moral causado al titular del secreto empresarial por su obtención, utilización o revelación ilícitas. En esencia, dicho daño moral es inherente al daño reputacional.

La cuestión a dilucidar es si el mero descubrimiento o revelación del secreto comporta, como concepto indemnizable, el daño moral. La cuestión no es baladí, dado que el art. 74.2 LP contempla que en el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

Se trata, en cualquier caso, de una partida independiente de las anteriormente referidas, en concreto, respecto de los daños patrimoniales, tal como establece, para los derechos de propiedad industrial, el art. 74.2 LP.

Aunque el tenor de la ley es claro sobre el particular, existen criterios (22) discrepantes sobre la materia en la jurisdicción civil pues, en algunas ocasiones, la indemnización por daños morales se considera subsumida en las otras partidas indemnizables.

El tema, antes de la regulación vigente, no fue pacífico y de ahí las vacilaciones en la jurisprudencia menor.

En cualquier caso, un específico criterio de cuantificación quedó concretado en al art. 13 de la Directiva 2004/48/CE (LA LEY 5267/2004), si bien referido a los derechos de propiedad intelectual, conforme al cual:

«Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios:

a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho,

o b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión».

El problema de la compatibilidad se centró respecto de la regalía hipotética, esto es, si en los casos de establecer una partida indemnizatoria por la regalía hipotética era factible fijar una indemnización por daños y perjuicios.

Aunque la solución negativa parece que fue decantándose en la jurisprudencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque en materias ajenas a la revelación de secretos empresariales, en sentencias de 17 de marzo de 2016 (23) y 25 de enero de 2017 (24) , se pronunció sobre la compatibilidad de ambas partidas indemnizatorias.

La cuestión nuclear radica en la prueba de dicho daño, que ha de ser objeto, como viene refiriendo la jurisprudencia menor, de una cumplida prueba (25) . La referencia del art. 74.2 no exonera de la acreditación de dicho perjuicio moral, incluso en el caso de la existencia de perjuicios económicos.

Se trata, por lo general, de daños de orden reputacional.

Para su cuantificación, no se obtienen criterios definidos en la jurisprudencia. Se tratará de la imposición de cuantías a tanto alzado en razón del desprestigio, en función de las circunstancias del caso, que haya sufrido el titular del secreto. En última instancia, serán criterios de discrecionalidad judicial los que fijarán la cuantía que en concepto de perjuicios morales hayan de aplicarse.

6. La regla del art. 73 LP

Para el cálculo y liquidación de los daños y perjuicios, el art. 10.2 LSE se remite al art. 73 LP.

Dicho precepto dispone:

«1. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos por la explotación no autorizada del invento, el titular de la patente podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.

2. En la ejecución de esta medida se tomarán en consideración los legítimos intereses del demandado para la protección de sus secretos empresariales de fabricación y negocios, sin perjuicio del derecho del titular de la patente a disponer de la información necesaria para poder concretar el alcance de la indemnización a su favor cuando la investigación a estos efectos se realice en fase de ejecución de la resolución sobre el fondo que haya apreciado la existencia de infracción».

Al igual que ocurre en los procedimientos civiles, la exacta cuantificación de los daños y perjuicios puede resultar difícil en el proceso penal, de modo que en muchas ocasiones habrá que diferir a ejecución de sentencia la exacta cuantificación de los daños u perjuicios, siempre y cuando se expliciten en la sentencia condenatoria las bases exactas para la ulterior liquidación.

VI. Prescripción de la acción civil derivada del delito de descubrimiento de secretos empresariales

El art. 11 LSE establece un plazo de prescripción de tres años desde el momento en el que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial, interrumpiéndose dicho plazo prescriptivo por las causas generales previstas en el Código Civil.

Recaída sentencia condenatoria firme en el proceso penal, la cuestión a dilucidar es el plazo de prescripción.

Sobre la cuestión se decantaron dos posiciones antagónicas, por una parte, la de los que consideraban que el crédito de la ejecutoria civil prescribía por el transcurso del plazo señalado en la ley, y, por otra, la de los que sostenían la imprescriptibilidad.

Sobre la materia, el Acuerdo del pleno no jurisdiccional de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 9 de enero de 2018, concluyó señalando que la responsabilidad civil declarada en sentencia penal no se extingue por el transcurso del tiempo.

La STS (Sala 2ª) 607/2020, de 13 de noviembre (LA LEY 176499/2020), ha supuesto un cambio radical en la materia.

Frente a la consideración tradicional acerca de la aplicación de los plazos generales de prescripción del Código Civil, parte de una consideración preliminar:

«Sin embargo, en las sentencias penales la protección de la víctima del delito determina una exigencia de tutela muy singular, lo que explica que se atribuya al órgano judicial el impulso y la iniciativa en la ejecución, incluso de sus pronunciamientos civiles. Esa necesidad de una tutela judicial reforzada justifica que la interpretación de las normas del proceso de ejecución deba realizarse en el sentido más favorable a su plena efectividad. También por esa razón la ejecución de los pronunciamientos civiles no debe quedar constreñida por límites que no vengan expresamente determinados en la ley y esos límites han de ser interpretados de forma restrictiva. En esa dirección es doctrina constante que tanto la caducidad como la prescripción no tienen su fundamento en razones de estricta justicia, sino en criterios de seguridad jurídica anclados en la presunción de abandono de un derecho por su titular, lo que obliga a una interpretación restrictiva».

Asimismo, parte del presupuesto de que en el marco del proceso penal, a diferencia del civil, los pronunciamientos en materia de responsabilidad civil han de ejecutarse de oficio y no a instancia de parte:

«En el proceso penal la ejecución de los pronunciamientos civiles se realiza de oficio y no a instancia de parte, lo que da lugar a dos consecuencias: De un lado, no tiene razón de ser que se reconozca un plazo de caducidad para el ejercicio de la acción ejecutiva porque el derecho declarado en la sentencia no precisa de esa acción. De otro lado y como consecuencia de lo anterior, no es necesario que se presente demanda para hacer efectiva la sentencia. Por tanto, la singular configuración del proceso de ejecución en la jurisdicción penal permite concluir que no es aplicable el plazo de caducidad establecido en el artículo 518 de la LEC (LA LEY 58/2000), de la misma forma que tampoco es necesaria la presentación de demanda ejecutiva».

La STS concluye con estas consideraciones:

«Si bien es cierto que la prescripción extintiva es la regla general y se aplica a todos los derechos y acciones (artículo 1930 CC (LA LEY 1/1889)), también lo es que el tiempo para su cómputo se cuenta desde el día en que el derecho o la acción pudieron ejercitarse (artículo 1969 CC (LA LEY 1/1889)) y que se interrumpe con su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial o por cualquier reconocimiento del deudor (artículo 1973 CC (LA LEY 1/1889)). De estos preceptos se deduce que la prescripción presupone la necesidad del ejercicio de la acción ejecutiva por el acreedor, y en el proceso penal, una vez dictada sentencia, no hay necesidad de promover dicha acción porque es el propio órgano judicial el que activa la ejecutoria.

Por tanto, atendiendo a los criterios hermenéuticos a que antes hemos hecho referencia y teniendo en cuenta la singular configuración del proceso penal no tendría razón de ser el reconocimiento de un nuevo plazo prescriptivo a partir de la firmeza de la sentencia, por cuanto el cumplimiento de la obligación declarara en la sentencia no depende de la actuación de parte sino que se encomienda al órgano judicial.

Es cierto que declarada la firmeza se pueden producir paralizaciones que dilaten la conclusión de la ejecutoria, pero no tienen trascendencia a estos efectos dado que en el proceso de ejecución no es admisible la caducidad de la instancia, por disposición expresa del artículo 239 de la LEC. (LA LEY 58/2000)

Declarada la firmeza de la sentencia, la ejecución de sus pronunciamientos civiles puede continuar hasta la completa satisfacción del acreedor, según previene el artículo 570 de la LEC (LA LEY 58/2000), sin que le sea de aplicación ni la prescripción ni la caducidad».

La conclusión es clara: en el proceso penal, fijada la responsabilidad civil en la sentencia firme de condena, no existe un plazo de prescripción, de modo que la ejecución de los pronunciamientos civiles habrá de continuar hasta la completa satisfacción del acreedor.

Dicha conclusión, no obstante, ha sido objeto de críticas por la doctrina por cuanto si bien reconoce la necesidad de priorizar el interés de la víctima, no puede vaciarse de contenido la posición del condenado en orden a su derecho constitucional a la seguridad jurídica (26) .