Sentencia en el asunto T-777/22 Penguin Random House/EUIPO - Ediciones Literarias Independientes (PLAN B) (ES) (LA LEY 101758/2024)
Antecedentes
En julio de 2020, la editorial malagueña Ediciones Literarias Independientes solicitó a la EUIPO que declarase la nulidad de la marca de la Unión Europea constituida por el siguiente signo figurativo:
La marca había sido registrada en octubre de 2018 por Penguin Random House Grupo Editorial, filial barcelonesa de la conocida editorial londinense Penguin Random House. La marca fue registrada para varios productos [lectores de libros electrónicos, libros electrónicos (ebook); aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software, excluyendo software para servicios de seguros y software para servicios de gestión de seguros; extintores; publicaciones electrónicas descargables; publicaciones electrónicas grabadas en soportes informáticos, papel y cartón; productos de imprenta; fotografías; artículos de papelería; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir; artículos de oficina, excepto muebles; material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); caracteres de imprenta; clichés de imprenta; publicaciones impresas; libros; ninguno de los productos mencionados abarca adhesivos o productos de papel que contienen gotas de cola, almohadillas adhesivas o cintas adhesivas].
La editorial malagueña alegó la causa de nulidad absoluta constituida por el hecho de que, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante (en este caso la editorial barcelonesa) haya actuado de mala fe. La EUIPO rechazó la solicitud de declaración de nulidad en octubre de 2021. Ediciones Literarias Independientes recurrió ante la propia EUIPO en diciembre de ese año.
Mediante resolución de 28 de septiembre de 2022 la EUIPO estimó el recurso. Consideró, en esencia y, en primer lugar, que la editorial malagueña era titular del nombre comercial nacional anterior, registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas («OEPM») en septiembre de 2016 para el siguiente signo figurativo:
Dicho nombre comercial nacional había sido registrado para los siguientes servicios: educación, formación, servicios de entretenimiento y actividades deportivas y culturales. La EUIPO destacó que Ediciones Literarias Independientes había sido la primera en registrar un signo distintivo con la expresión «plan b» y que, por lo tanto, tenía un derecho exclusivo sobre dicho signo en el territorio español.
En segundo lugar, la EUIPO tuvo en cuenta la cronología de los hechos, así como las actuaciones de Penguin Random House Grupo Editorial anteriores al registro de su marca PLAN B. A este respecto, la EUIPO señaló que:
– El signo de Penguin Random House Grupo Editorial fue objeto de una solicitud de registro como marca, presentada el 24 de noviembre de 2016 ante la OEPM, para publicaciones periódicas, revistas, diarios, folletos y libros.
– La OEPM, en un primer momento, confirmó dicho registro, por lo que dicho signo quedó registrado como marca española («marca nacional PLAN B»), pese a la oposición formulada el 15 de diciembre de 2016 por la editorial malagueña, que invocaba el nombre comercial nacional anterior.
– Ediciones Literarias Independientes recurrió dicha resolución ante la propia OEPM. Su recurso fue estimado el 13 de marzo de 2018, siendo rechazado el registro de PLAN B como marca nacional.
– La resolución de la OEMP de 13 de marzo de 2018 fue objeto de recurso contencioso-administrativo interpuesto por Penguin Random House Grupo Editorial el 18 de mayo de 2018 ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El recurso fue desestimado mediante sentencia de 26 de junio de 2019.
– Antes de que se le notificara la sentencia desestimatoria de dicho recurso, Penguin Random House Grupo Editorial presentó ante la EUIPO la solicitud de registro como marca de la Unión de la marca PLAN B.
En tercer lugar, la EUIPO examinó la intención de Penguin Random House Grupo Editorial cuando esta presentó la solicitud de registro de la marca PLAN B y concluyó que dicha solicitud no podía justificarse por la voluntad de expansión comercial de la editorial barcelonesa.
En cuarto lugar, la EUIPO recordó que Penguin Random House Grupo Editorial conocía la existencia del nombre comercial nacional anterior de la editorial malagueña, que inducía a confusión con la marca PLAN B debido a su similitud, entre otras cosas, por el hecho de que compartían el elemento distintivo y dominante «plan b», así como la similitud en relación con sus respectivos productos y servicios.
En quinto lugar, la EUIPO consideró que Penguin Random House Grupo Editorial había hecho uso del régimen de marcas de la Unión Europea para obtener lo que el régimen español de marcas le había denegado. Asimismo, recordó el principio jurídico fundamental de que los derechos deben ejercitarse conforme a la buena fe, evitando un abuso de derecho.
En consecuencia, la EUIPO consideró que Penguin Random House Grupo Editorial había actuado de mala fe, en la medida en que su solicitud de registro de la marca PLAN B no era el resultado de una conducta conforme a los usos leales del comercio observados generalmente.
La editorial barcelonesa recurrió ante el Tribunal General la resolución de la EUIPO.
Apreciación del Tribunal General
En su sentencia, el Tribunal General desestima el recurso de Penguin Random House.
El Tribunal General desestima en primer lugar la alegación de Penguin Random House Grupo Editorial basada en la falta de motivación de la resolución de la EUIPO, ya que no se ajusta a los hechos. En efecto, la EUIPO no confirmó ni trasladó «de forma automática» la apreciación hecha por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su sentencia de 26 de junio de 2019, sino que tuvo en cuenta la resolución de dicho órgano jurisdiccional cuando apreció la mala fe de Penguin Random House Grupo Editorial al solicitar el registro de su marca como marca de la Unión.
El Tribunal General añade que, a fin de apreciar la intención de Penguin Random House Grupo Editorial al solicitar el registro de su marca como marca de la Unión, la EUIPO no se limitó a los productos y servicios contemplados en la solicitud de registro de la marca española PLAN B, sino que tuvo en cuenta el conjunto de productos que figuran en la solicitud de registro de la marca presentada por la editorial barcelonesa.
En segundo lugar, el Tribunal General indica que, contrariamente a lo que alega Penguin Random House Grupo Editorial, la EUIPO no se limitó a examinar el factor del conocimiento de la existencia de un signo idéntico o similar referido a productos idénticos o similares que podía crear confusión con la marca de dicha editorial, sino que tomó en consideración todos los factores pertinentes del caso concreto, factores que, considerados en su conjunto, le permitieron concluir que existía mala fe.
En tercer lugar, Penguin Random House Grupo Editorial aducía la existencia de cinco errores de apreciación cometidos por la EUIPO, relativos, en primer lugar, a la creación del signo y al derecho al mismo; en segundo lugar, a su intención al presentar la solicitud de registro de su marca; en tercer lugar, a su conocimiento de la existencia de un signo anterior y de un riesgo de confusión entre este y dicha marca; en cuarto lugar, a sus actuaciones previas al registro de esa marca y a la lógica que subyace a la solicitud de registro de la misma marca y, en quinto lugar, a la relevancia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de junio de 2019.
El Tribunal General determina que la apreciación de la EUIPO relativa a la creación del signo y al derecho al mismo es correcta, pues esta se limitó a indicar que Ediciones Literarias Independientes fue la primera en registrar un signo distintivo que contiene la expresión «plan b» para los servicios de que se trata. Por tanto, consideró implícitamente que la creación de la marca de la editorial barcelonesa había sido posterior a la del nombre comercial anterior. Además, el registro de dicho nombre comercial es manifiestamente anterior al de la citada marca.
El Tribunal General confirma la asimismo la apreciación de la EUIPO relativa a la intención de Penguin Random House Grupo Editorial al presentar la solicitud de registro de su marca como marca de la Unión.
Penguin Random House Grupo Editorial alega que, cuando solicitó el registro de su marca ante la EUIPO, no conocía la existencia de un riesgo de confusión entre dicha marca y el nombre comercial de la editorial malagueña, porque la resolución mediante la que se denegó el registro de la marca española PLAN B aún no era firme en ese momento. Esta alegación es inoperante, porque la causa de nulidad absoluta basada en la mala fe no exige que se declare previamente, mediante resolución firme, que hay riesgo de confusión entre la marca controvertida y un signo anterior.
El Tribunal General señala además que, cuando solicitó el registro de su marca como marca de la Unión, Penguin Random House Grupo Editorial tenía conocimiento de una serie de elementos que le permitían plenamente saber que había riesgo de confusión entre dicha marca y el nombre comercial anterior. En primer término, tal como ella admite, Penguin Random House Grupo Editorial conocía ese nombre comercial. En segundo término, sabía que la citada marca y la marca española PLAN B, cuyo registro fue denegado, reproducían el mismo signo figurativo. En tercer término, Penguin Random House Grupo Editorial sabía necesariamente que los productos contemplados en la solicitud de registro de la referida marca española también eran designados por la marca controvertida, dado que presentó las dos solicitudes de marca. En cuarto término, conocía la resolución de la OEPM por la que se denegó el registro de esta marca española debido a un riesgo de confusión con el nombre comercial anterior. Por lo tanto, Penguin Random House Grupo Editorial no podía ignorar que había riesgo de confusión entre su marca y el nombre comercial anterior.
En consecuencia, la EUIPO no se equivocó al considerar que Penguin Random House Grupo Editorial estaba al tanto de la existencia de un signo anterior y de un riesgo de confusión entre este y su marca.
Penguin Random House Grupo Editorial estima que la EUIPO consideró erróneamente que su comportamiento era desleal a la luz de las costumbres leales del comercio. El Tribunal General considera correcta la apreciación de la EUIPO relativa a las actuaciones de dicha editorial previas al registro de su marca controvertida y a la lógica que subyace a la solicitud de registro de dicha marca como marca de la Unión.
Dado que Penguin Random House Grupo Editorial tenía conocimiento de una resolución de la OEPM por la que se había denegado el registro de la marca española PLAN B; que, antes de solicitar el registro de la marca PLAN B como marca de la Unión, había interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra esa resolución de la OEPM, y que el resultado de ese recurso era incierto, la EUIPO pudo considerar legítimamente que habría sido conforme a las costumbres leales del comercio esperar la resolución del citado Tribunal e impugnarla ante el órgano jurisdiccional competente antes de presentar la solicitud de registro.
Por otra parte, si bien no se cuestiona que Penguin Random House Grupo Editorial es titular de varias marcas que contienen la letra «b» y que su voluntad de ampliar su cartera de marcas es perfectamente legítima, la expansión comercial de Penguin Random House Grupo Editorial no puede hacerse en perjuicio de Ediciones Literarias Independientes, que goza de un derecho de prioridad en España.
El Tribunal General desestima asimismo la alegación de Penguin Random House Grupo Editorial basada en la irrelevancia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de junio de 2019, por haberse dictado después de presentarse la solicitud de registro de la marca como marca de la Unión. Señala que dicha sentencia, lejos de constatar hechos nuevos, no hizo sino desestimar el recurso interpuesto por Penguin Random House Grupo Editorial contra la resolución de la OEPM que puso fin a la vía administrativa, y confirmó así la existencia de un riesgo de confusión entre la marca española PLAN B cuyo registro se solicitaba y el nombre comercial anterior. Así pues, la EUIPO podía legítimamente tomar en consideración esa sentencia.
Por último, destaca que, en este caso, Penguin Random House Grupo Editorial no ha mencionado ningún otro signo distintivo en el sector de la edición que utilice la expresión «plan b».