En un Auto de 24 de abril de 2024 (LA LEY 73951/2024) el Tribunal Supremo (el «TS») ha aclarado por primera vez algunas de las dudas interpretativas que surgían, en materia de competencia funcional para conocer de acciones de infracción y medidas cautelares, en supuestos en los que se han presentado acciones de nulidad y escritos preventivos con anterioridad a estas. Asimismo, se ha pronunciado sobre la legalidad de las «anti-suit injunctions» en el ordenamiento español.
I. Antecedentes
El 15 de enero de 2024, el Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona, a instancia de Teva Pharma S.L.U. («Teva»), declaró la nulidad de la patente ES 2329881 y del certificado complementario de protección C201100043 (el «CCP»), titularidad de Bristol-Myers Squibb Holding Ireland Unlimited Company («BMS») que protege el principio activo apixabán que se utiliza como anticoagulante. Esta sentencia se encuentra recurrida en apelación.
El 6 de febrero de 2024, BMS y Pfizer, S.L.U. , junto con otras entidades de sus respectivos grupos, presentaron una demanda de infracción con solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 13 de Madrid frente a Sandoz Farmacéutica, S.A. («Sandoz»), para que se abstuviera de comercializar un medicamento con el principio activo apixaban, mientras el CCP estuviera en vigor. El 12 de febrero de 2024, se acordaron las medidas cautelares.
Tres días antes de concederse las medidas, el 9 de febrero de 2024, Teva presentó un escrito preventivo ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona, que fue admitido el 13 de febrero de 2024. Además, Teva informó a BMS de la presentación de este escrito preventivo a través de una carta.
El 12 de febrero de 2024, BMS y Pfizer pidieron ampliar las medidas cautelares concedidas por el Juzgado de lo Mercantil 13 de Madrid a Teva y Laboratorios Normon S.A., las cuales fueron acordadas el 13 de febrero de 2024.
Posteriormente, el 19 de febrero de 2024, Teva pidió ante el Juzgado Mercantil 4 de Barcelona unas medidas cautelares dirigidas a que BMS se abstuviera de prestar la caución solicitada por el Juzgado de lo Mercantil 13 de Madrid con el objetivo de impedir que se hicieran efectivas las medidas adoptadas por ese Juzgado. Este tipo de medidas, dictadas habitualmente por los tribunales ingleses y caracterizadas porque se dirigen a ordenar a un litigante que cese las actuaciones judiciales en otro juzgado, se conocen como «anti-suit Injunctions». El Juzgado de lo Mercantil 4 de Barcelona las concedió parcialmente el 24 de febrero de 2024 impidiendo así que las medidas cautelares adoptadas previamente por el Juzgado Mercantil 13 de Madrid se hicieran efectivas.
A raíz de lo anterior, el Juzgado de lo Mercantil núm. 13 de Madrid y el Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona pidieron al TS pronunciarse sobre determinadas cuestiones de competencia al amparo del art. 51 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985), en las que se plantean, en esencia, las siguientes preguntas:
II. Preguntas que se plantean
- ○ Pregunta 1: ¿Habría vis atractiva del Juzgado de lo Mercantil que ha conocido previamente de la acción de nulidad de una patente si, aun no recaída sentencia firme, el titular decide interponer, de forma paralela, acciones de infracción y medidas cautelares ante otro Juzgado de lo Mercantil que sea competente para conocer estas últimas (art. 118.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (LA LEY 12259/2015) («LP»))?;
- ○ Pregunta 2: Si un potencial infractor presenta un escrito preventivo (art. 132 LP) con anterioridad a la presentación de la acción de infracción ante un Juzgado de lo Mercantil competente, ¿podría la pre-actora titular de la patente solicitar medidas cautelares ante otro Juzgado de lo Mercantil distinto de aquel en el que se presentó el escrito preventivo?;
- ○ Pregunta 3: ¿Es conforme al Derecho español que un tribunal acuerde unas medidas cautelares (art. 130 LP), cuyo objeto sea impedir la eficacia de unas medidas cautelares adoptadas por otro tribunal («anti-suit injuctions»)?
III. Respuestas a las Preguntas
A la primera pregunta el TS responde que no, no hay vis atractiva. Por tanto, el titular de la patente (en este caso, BMS) podría ejercitar acciones de infracción frente a terceros (en este caso, Sandoz y Normon) puesto que no eran parte en ningún procedimiento anterior contra el titular, en particular, no lo eran en el procedimiento de nulidad planteado por Teva y, sobre la base de lo anterior, concluye que el Juzgado de lo Mercantil núm. 13 de Madrid tendría competencia para conocer de las acciones de infracción y las medidas cautelares frente a aquellos terceros (Sandoz y Normon). Eso sí, anticipa que la firmeza de la sentencia de nulidad podría tener efecto prejudicial sobre la acción de violación.
Respondiendo a la Pregunta 2 el TS señala que el Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona sería competente para conocer de aquellas medidas cautelares solicitadas contra Teva, debido a que Teva presentó ante dicho Juzgado un escrito preventivo con anterioridad a la solicitud de extensión de las medidas cautelares adoptada por el Juzgado de Madrid. Como se observa, el pronunciamiento pone en valor la figura del escrito preventivo como un instrumento que, aunque no altere formalmente las reglas de competencia, sirve de facto para «fijar y apuntalar» la competencia del procedimiento de medidas cautelares (por defecto, también del ordinario) a favor del Juzgado de lo Mercantil competente ante el que el solicitante prevenido (posible demandado) presentó el escrito preventivo.
Al hilo de lo anterior, nuestra interpretación es que el TS está sugiriendo que si Teva no hubiera presentado el escrito preventivo con anterioridad, aunque el Juzgado de lo Mercantil núm. 13 de Madrid habría sido competente en ese caso para conocer de la acción de violación y las medidas cautelares, habrían concurrido los factores para apreciar litispendencia, según se desprende de lo siguiente: «debe comprobarse en qué medida las entidades instantes de las medidas ante el Juzgado de Madrid…coinciden con la parte demandada en el pleito de nulidad de patente seguido ante el Juzgado de Barcelona».
Por último, la respuesta a la Pregunta 3 es muy concisa, señalando que las «anti-suit injuctions» no están permitidas por nuestro ordenamiento, pues la impugnación de las medidas cautelares goza de un cauce específico y, por ende, cualquier tribunal que no tenga jurisdicción para conocer de la impugnación, tampoco tendría jurisdicción para acordar una medida cautelar encaminada a dejar sin efecto aquellas.