Las sociedades demandantes, que forman parte de un grupo que explota centros comerciales de tiendas outlet de marcas de moda en diferentes ciudades del mundo, entre ellos, La Roca Village (en el área de Barcelona) y Las Rozas Village (en el área de Madrid), son titulares de nueve marcas denominativas y mixtas nacionales y comunitarias que incluyen los términos “La Roca Village” (cuatro de ellas) y “Las Rozas Village” (las otras cinco).
La demandada, por su parte, ha promovido un centro comercial outlet en Zaragoza, bajo la denominación "La Torre Village", que comenzó a construirse en el año 2017. Además, registró en 2015 la marca mixta española “T Torre Village” para servicios de la clase 35, al igual que siete de aquellas marcas.
En la demanda presentada por aquellas sociedades ejercitan acciones de infracción de sus marcas por el empleo del signo “Torre Village” y de nulidad de la marca “T Torre Village", instando la condena de la demandada a cesar y abstenerse de las conductas infractoras, a la remoción de efectos y a la publicación de la sentencia. La demandada, además de oponerse a la demanda, formuló una demanda reconvencional en la que pidió la caducidad por falta de uso de las marcas invocadas por las demandantes para justificar la demanda de infracción.
Estimada íntegramente la demanda y desestimada la reconvención por la sentencia de primera instancia, que fue confirmada en apelación, la parte demandada interpone un recurso extraordinario por infracción procesal y otro de casación que son desestimados por el Supremo, ratificando la infracción marcaria por riesgo de confusión entre los signos confrontados y la nulidad de la marca impugnada.
Tras rechazar el recurso por infracción procesal en el que la demandada esgrimía una irracional valoración de las pruebas y de las normas reguladoras de la sentencia, el Alto Tribunal examina el recurso de casación en el que, en primer lugar, la demandada cuestiona que las marcas invocadas por las demandantes para ejercitar la acción de infracción formen parte de una familia de marcas, como sostuvo la Audiencia, por entender que, aunque sean nueve marcas, en realidad serían sólo dos: "La Roca Village" y "Las Rozas Village".
Señala la Sala que, aunque es cierto que los nueve signos se podrían agrupar en dos grupos, sin embargo, no son propiamente dos, sino nueve las marcas cuyo uso ha quedado acreditado. A ello añade no puede ignorarse que la referencia a la familia de marcas lo es para realizar un concreto juicio de confusión en el que tiene gran relevancia la intensidad del uso de esas marcas para identificar la actividad de un tipo de centro comercial de outlet. Considera así que, por la intensidad del uso realizado de los nueve signos, aunque identifiquen dos centros comerciales, se considera suficiente para apreciar a los efectos del juicio de confusión que se trata de una familia de marcas, y que el signo de la demandada, en atención a los servicios a los que se aplica, que coincide con los de las marcas de las demandantes, genera un riesgo de confusión en cuanto que induce a pensar que el establecimiento identificado como “La Torre Village” está vinculado con los centros “Las Rozas Village” y “La Roca Village”.
A continuación, descarta que la Audiencia haya infringido la doctrina sobre la distintividad sobrevenida contenida en la STJUE 25 Jul. 2018 (caso Nestle-Mondelez) (LA LEY 85999/2018). Aclara que esta doctrina se refiere a una cuestión distinta a la que ha sido objeto de litigio, ya que no se discute la validez de un signo que inicialmente no tenía signo distintivo, sino que se está ante un juicio de confusión entre las marcas de las demandantes y los signos utilizados por la demandada.
Seguidamente rechaza el Supremo que la sentencia recurrida haya infringido la jurisprudencia sobre el juicio de confusión marcario.
Explica que no hay duda acerca de la identidad de los servicios para cuya identificación se aplican las marcas registradas de las demandantes y el signo distintivo de la demandada (una gran área comercial de venta outlet de marcas conocidas) y de que al mismo tiempo existe similitud entre los signos confrontados, en atención a la estructura del elemento denominativo (una referencia geográfica, la de la ubicación del centro comercial, y el término “Village”).
Subraya que esta similitud, en atención a la notoriedad alcanzada por los signos de las demandantes y la identidad de servicios a los que se aplican los signos de una y otra parte, permite advertir, bajo una apreciación global, un riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los centros comerciales a los que se aplican estos signos distintivos.
Además, en el análisis del riesgo de confusión, en atención a las circunstancias concurrentes, resalta la relevancia no sólo de la notoriedad alcanzada por estas marcas como consecuencia de su uso y el efecto consiguiente que acrecienta el carácter distintivo del término “Village”, sino también de la circunstancia de que las marcas de las demandantes puedan formar parte de una familia de marcas.
Recuerda en este sentido que las familias de marcas suelen responder a una estructura común y que, en el caso examinado, el signo empleado por la demandada, “La Torre Village”, responde a la misma estructura que las marcas de las demandantes, pues el término “Village” también aparece al final y viene precedido por "La Torre", que aunque no sea propiamente una ubicación geográfica, guarda cierta relación.
Por último, argumenta el Supremo que es cierto que con carácter general el TJUE entiende que cuando los signos enfrentados coinciden en un elemento de carácter escasamente distintivo o descriptivo respecto de los productos o servicios de que se trate, la apreciación global de riesgo de confusión lleva a concluir que no existe, sin embargo, apunta que ello no excluye que ese elemento escasamente distintivo haya podido adquirir notoriedad por el uso, de forma que la coincidencia favorezca el riesgo de confusión.
De este modo, en el supuesto examinado, aunque las marcas de las demandantes en las que se incluyen las denominaciones “La Roca Village” y “Las Rozas Village” se componen de dos elementos con escaso carácter distintivo, pues las referencias geográficas añadidas al termino “Village”, en principio, no aportarían gran distintividad a la marca, sin embargo, el uso de esas marcas les ha reportado un fuerte carácter distintivo por la notoriedad de que gozan entre el público.
Para el TS lo esencial es que la notoriedad de esas marcas, que por su estructura y uso conforman una familia de marcas, y que el signo denominativo empleado por la demandada, aplicado a los mismos servicios, reproduzca la misma estructura, con la coincidencia del elemento “Village”, que ha adquirido gran distintividad aplicado a ese tipo de servicios (grandes centros comerciales de outlet), han contribuido a apreciar el riesgo de confusión para un consumidor medio respecto del origen empresarial de estos centros comerciales, al dar a entender que si no es común, al menos existe una relación empresarial entre ellos.