Sentencias del Tribunal General en los asuntos T-1103/23 y T-1104/23 | Ferrari/EUIPO —Hesse (TESTAROSSA)
Antecedentes
Ferrari SpA es titular desde 2007 de la marca denominativa TESTAROSSA, en particular para vehículos automóviles, componentes y accesorios y modelos de coches en miniatura (juguetes).
En los trámites de dos solicitudes de declaración de nulidad de la marca TESTAROSSA que se le sometieron, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) resolvió que habían caducado los derechos de Ferrari sobre la citada marca. En efecto, consideró que, durante un período ininterrumpido de cinco años, entre 2010 y 2015, dicha marca no había sido objeto de un «uso efectivo» en la Unión Europea para los productos para los que había sido registrada.
Apreciación del Tribunal General
En sus sentencias, el Tribunal General, resolviendo el recurso que interpuso Ferrari, anula las resoluciones de la EUIPO.
En lo que respecta a los automóviles del modelo Testarossa, el Tribunal General indica que su fabricación tuvo lugar entre 1984 y 1996, y que después solo se comercializaron vehículos de ocasión a través de concesionarios distribuidores autorizados por Ferrari. A este respecto, señala que el uso de la marca por su titular de acuerdo con su función esencial —garantizar la identidad del origen de los productos para los que fue registrada— en las operaciones de reventa de productos de ocasión puede constituir un «uso efectivo». Esto también es aplicable al uso de la marca por terceros con el consentimiento de su titular, ya sea dicho consentimiento expreso o tácito.
Tomando en consideración las prácticas y las características del particular mercado de los automóviles, el Tribunal General entiende que puede admitirse que la venta de un coche de ocasión a través de un concesionario o un distribuidor autorizado por el titular de esa marca se ha efectuado con el consentimiento tácito de este último, dada la existencia de una autorización que establece un vínculo entre ambas sociedades. Dicho vínculo presupone que el titular de la marca prestó su consentimiento a que el concesionario o distribuidor autorizado hiciera uso de ella.
Además, el Tribunal General señala que Ferrari intervino en la venta de algunos vehí culos de ocasión del modelo Testarossa a través de concesionarios o distribuidores autorizados certificando la autenticidad de los vehículos en cuestión.
De este modo, el Tribunal General concluye que Ferrari ha demostrado que prestó su consentimiento tácitamente para el uso de la marca controvertida por terceros.
En lo que respecta a los componentes y accesorios, el Tribunal General observa que, también para estos productos, los concesionarios y distribuidores autorizados hicieron uso de la marca a lo largo del período en cuestión. Además, el servicio de certificación ofrecido por Ferrari incluye una verificación del origen comercial de los componentes principales de los coches modelo Testarossa. Así pues, el Tribunal General concluye que la empresa ha demostrado que prestó su consentimiento tácitamente para el uso de la marca controvertida por terceros.
En lo que respecta a los modelos de vehículos en miniatura (juguetes) (asunto T-1104/23), el Tribunal General destaca que solamente puede prohibirse que un tercero coloque un signo idéntico a una marca registrada para juguetes en modelos de vehículos en miniatura si menoscaba o puede menoscabar las funciones de esa marca, lo que deberá apreciarse según las características del mercado de los modelos de vehículos en miniatura.
El Tribunal General considera que un tercero puede usar tal marca sin el consentimiento de su titular, con la condición de que el uso de esa marca sobre el modelo de vehículo en miniatura se limite a indicar al públic pertinente que el referido producto es una reproducción fiel de un modelo real de automóvil. En cambio, si el uso que haga un tercero de la marca va más allá de esa mera indicación y hace referencia, por ejemplo, a un acuerdo de licencia celebrado con el titular de dicha marca, se entenderá como una indicación de que esos productos proceden del fabricante de automóviles o de una empresa vinculada económicamente a este último.
Tras analizar las pruebas del uso de la marca controvertida, el Tribunal General señala que esta fue usada por terceros durante el período en cuestión, para modelos de vehículos en miniatura, con la indicación «producto oficial con licencia Ferrari». De esta manera, considera que la marca fue usada de acuerdo con su función esencial, que consiste en garantizar el origen comercial de los productos para los que ha sido registrada. Además, señala que su uso por terceros para los modelos de vehículos en miniatura tuvo lugar con el consentimiento tácito de Ferrari.