I. Introducción
La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13 de julio de 2023 (LA LEY 166511/2023), resuelve el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia en la que se declaraba al acusado como autor de un delito contra la propiedad industrial del artículo 274.1 del Código Penal (LA LEY 3996/1995), pronunciándose sobre aspectos relevantes como el daño moral indemnizable a la marca y la forma en que debe cuantificarse dicho importe.
II. Relato fáctico de la sentencia recurrida
En síntesis, la sentencia de instancia declara probado que el acusado, mayor de edad, con antecedentes penales por hechos similares, siendo administrador de la empresa Comercio Giovi SL, tenía expuestos para su posterior venta una numerosa serie de «bolsos de imitación» en los que se mostraba un logotipo casi idéntico y perfectamente confundible con el de marcas registradas tales como Ives Saint Laurent, Michael Kors o Carolina Herrera. También se intervinieron cuatro maletas con un dibujo de un gato casi idéntico al logotipo de la marca Hello Kitty, que podría ser fácilmente confundido con el original. Todos estos bolsos y maletas habían sido puestos a la venta sin autorización de los titulares de las citadas marcas.
Además de todo ello, en el almacén del establecimiento se encontraron estanterías repletas de bolsos sin logotipo ni marca, junto con una gran cantidad de fornituras de distintas marcas (Bimba y Lola, Chanel y Michael Kors) dispuestas para su colocación en los respectivos bolsos y posterior venta al público. Los titulares de las diferentes marcas que simulaban los logotipos, no habían autorizado la venta de las fornituras y tampoco que fueran utilizadas de ninguna otra forma por el acusado.
III. Itinerario Procesal
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia dicta sentencia condenatoria por un delito contra la propiedad industrial del art. 274.1 del Código Penal (LA LEY 3996/1995), con la circunstancia agravante de reincidencia, a la pena de tres años de prisión y multa de veinte meses con una cuota diaria de quince euros. En concepto de responsabilidad civil, condena a Prudencio a pagar a los titulares de las marcas la cantidad resultante de multiplicar el precio medio de cada uno de los bolsos y fornituras intervenidos por 0,25.
Presentado recurso de apelación, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, desestima el recurso de Apelación interpuesto por la defensa de Prudencio, confirmando la sentencia dictada en instancia.
Recurrida la sentencia en vía de casación, la Sala Segunda del Tribunal Supremo (1) desestima los motivos del recurso, confirmando así la sentencia recurrida.
IV. Motivos del recurso de casación
Los motivos de casación planteados por la defensa del condenado son:
- 1.º Error en la valoración de la prueba: El recurrente considera que los informes, tanto periciales como de la Policía, son pruebas insuficientes para enervar el principio de presunción de inocencia, por contener una muestra pequeña de la totalidad de las piezas intervenidas. Asimismo, alega que el informe pericial no concluye de forma indubitada sobre la ilicitud de los efectos intervenidos y que tampoco se desprende de ellos un parecido razonable con los elementos comercializados por las diversas marcas.
El motivo expuesto en el párrafo anterior, es rechazado de pleno por el Tribunal, pues considera que el muestreo se realizó de forma aleatoria y exhaustiva mediante fotografías que fueron aportadas a la causa, pudiendo apreciarse que los productos almacenados para su venta «lesionan el derecho de marca de las mercantiles afectadas».
- 2.º Inexistencia de daño indemnizable: Al amparo del art. 849.1º Lecrim (LA LEY 1/1882), el recurrente defiende que a resultas de una condena, no puede constatarse la existencia de un daño indemnizable. Expone, que en todo caso, la aparición del daño debe acreditarse expresamente por la marca perjudicada, demostrándose el perjuicio causado a la firma por la venta de los productos de imitación, hecho que no ocurre en el presente caso.
Por otra parte, el recurrente pone en tela de juicio el método empleado por el Tribunal de instancia para la cuantificación del daño, esto es el 25% del precio medio de venta de los artículos incautados conforme a las cualidades que poseen. Expone que dicho método no tiene base normativa, que no se establece ningún criterio de determinación y que tampoco se basa en informe pericial alguno, lo que hace imposible cuantificar la obligación resarcitoria.
El motivo es igualmente rechazado por el Tribunal.
V. Motivación jurídica de la sentencia respecto a la aplicación de los arts. 110, 113 y 115 del Código Penal
La defensa del acusado Prudencio sostiene en el segundo motivo de su recurso, tal y como hemos adelantado en el apartado anterior, que no se ha acreditado por parte de las marcas afectadas la existencia de daño moral alguno, considerando además de forma subsidiaria, que el importe indemnizatorio de responsabilidad civil establecido no responde a ningún criterio establecido, y que por tanto, su cuantificación no es de ninguna de las maneras, correcta.
A continuación analizaremos los razonamientos jurídicos del Tribunal en los que rechaza el planteamiento de estas cuestiones:
1. La indemnización por daño moral
El daño moral indemnizable como consecuencia de una infracción de derechos de propiedad industrial supone como consecuencia directa la existencia de un perjuicio moral, entendible como una intromisión ilegítima que debe ser resarcida. La finalidad de indemnizar por este concepto surge de la necesidad de resarcir a las víctimas (en este caso, a las empresas de lujo) de una situación de aflicción, desasosiego o zozobra causada por la vulneración de los derechos de la marca (2) .
En el caso analizado, el Tribunal Supremo comparte los argumentos esgrimidos en primera instancia constatando la existencia de daño indemnizable al entender que «la propia exhibición para la venta de los productos que lesionan los derechos de marca por imitación o confundibilidad de sus signos distintivos se deriva un perjuicio moral implícito que no necesita de mayor prueba».
La indemnización por daños y perjuicios causados en asuntos de propiedad intelectual (marcas, diseños o patentes) resulta, en la práctica, de difícil determinación. En este sentido, el Tribunal arroja luz sobre este asunto, señalando que el daño moral no necesita demostrarse expresamente, pues ya se presupone su existencia al tratarse de una lesión ilegítima a la marca. Este pronunciamiento, resulta acorde con lo expuesto en el art. 55.2 a) de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial donde se recoge que: «En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico».
En este punto, ha de hacerse referencia a la Directiva 2004/48/CE (LA LEY 5267/2004) del Parlamento Europeo y de Consejo de 29 de abril de 2004, sobre derechos de propiedad intelectual, aplicable también a supuestos de propiedad industrial y su aplicación en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 17 de marzo de 2016, C-99/15 (LA LEY 13661/2016), caso Liffers.
A) La Directiva 2004/48/CE
La Directiva 2004/48/CE (LA LEY 5267/2004) del Parlamento Europeo y de Consejo de 29 de abril de 2004, sobre derechos de propiedad intelectual propone la creación de un criterio objetivo que sirva como base para determinar las indemnizaciones por daños y perjuicios que resulten de la transgresión a derechos de propiedad intelectual, atendiendo a los gastos ocasionados por el titular de la obra, así como los gastos de identificación e investigación (3) . A través de esta normativa, se impone a los Estados miembros que, ante una condena por delito contra la propiedad intelectual, garanticen una cuantía indemnizatoria por los daños y perjuicios ocasionados al titular del derecho. Para ello, fija unos criterios a tener en cuenta para la cuantificación, como la pérdida de beneficio ocasionada a la parte perjudicada o las consecuencias económicas negativas producidas, incluso menciona el daño moral como parámetro para determinar el perjuicio causado (4) .
B) Jurisprudencia del TJUE. El caso Liffers
En relación con la normativa anterior, es bastante importante destacar el alcance de la sentencia del TJUE de 17 de marzo de 2016, caso Liffers, pues en la misma se da respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo en cuanto a la transposición de la Directiva al Derecho Español en asuntos de propiedad intelectual, en la que el se preguntaba si el perjudicado por una vulneración a la propiedad intelectual podría solicitar, además del quantum indemnizatorio por daño patrimonial, una indemnización por daño moral ocasionado.
De este modo, el Alto Tribunal se pronuncia a favor del derecho del perjudicado, interpretando que el mismo tiene derecho a una indemnización por el daño moral sufrido a consecuencia de una lesión a su derecho de propiedad intelectual, lo cual resulta completamente independiente al daño patrimonial y a su criterio de cálculo, resaltando que el hecho de que la Directiva no recoja expresamente el daño moral como fundamento indemnizatorio, no descarta la posibilidad de resarcir al perjudicado por dicho concepto (5)
Volviendo de nuevo a la sentencia analizada, STS 611/2023 (LA LEY 166511/2023), nuestro Tribunal Supremo, en base a estos fundamentos europeos, interpreta que la Directiva 2004/48 (LA LEY 5267/2004) es perfectamente aplicable a los asuntos de propiedad industrial, permitiendo que el perjudicado sea resarcido en concepto de daño moral. Así, el Tribunal entiende que las marcas registradas deben ser protegidas conforme a lo manifestado por el TJUE y por ende, transpone este pronunciamiento aplicándolo al caso en cuestión, destacando lo siguiente: «De conformidad a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europeacuanto mayor sea el prestigio de una marca, mayor debe ser el nivel de protecciónque ese signo merece obtener de los tribunales, por lo que debe disociarse el riesgo de confusión del concreto producto sobre el que se hace uso ilícito del signo idéntico o confundible protegido». De esta manera, la Sala Segunda a través de este pronunciamiento, establece un criterio mediante el cual ordena a los Tribunales la labor considerar el prestigio de la marca a la hora de establecer la indemnización por daños y perjuicios, es decir, el nivel de protección que el juzgador debe establecer a la marca afectada, será determinado conforme a la reputación y la imagen que esta posea.
C) «El daño reputacional»
En la sentencia analizada, el Tribunal establece que el hecho de albergar una gran cantidad de fornituras de distintas marcas (500 de la marca Bimba y Lola, 1060 de la marca Chanel, 1092 de la marca Michael Kors...) así como el hecho de tener en exposición una gran cantidad de bolsos con el logotipo de marca, en la que cada uno de ellos era perfectamente confundible con el original (976 bolsos confundibles con la marca Carolina Herrera, 53 bolsos imitando la marca Yves Saint Laurent y 4 maletas con un distintivo idéntico a la marca Hello Kitty), constituye una «fuente de daño reputacional», entendiendo que se trata de marcas de alta gama, registradas y protegidas, cuyo diseño es utilizado para vender artículos de baja calidad a un precio muy superior. En palabras del Tribunal, este hecho supone una «afectación del renombre de las marcas protegidas, cuyos signos distintivos son utilizados para vender productos a un precio muy inferior de los amparados por los signos originales, comprometiendo, aun de forma indirecta o difusa,los intangibles elementos de exclusividad y compromiso de calidad que las marcas pretenden transmitir al conjunto de los consumidores».
Así, se determina que la propia exhibición de los productos puestos en venta ya supone un perjuicio moral a la marca, pues su imagen exclusiva ya ha quedado dañada, por lo que resulta ineludible la reparación del daño ocasionado. En resumen, la sentencia pone de manifiesto que el daño ocasionado resulta de naturaleza moral, difícilmente cuantificable, pero perfectamente reconocido conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
2. La cuantificación del daño indemnizable
En el segundo motivo del recurso de casación, el acusado sostiene que el criterio de la Audiencia Provincial de Valencia validado por el Tribunal Superior de Justicia, a la hora de calcular la cuantía indemnizatoria en concepto de responsabilidad civil es erróneo al no tener sustento alguno, pues considera que el porcentaje del 25% de los beneficios obtenidos por la venta de los artículos incautados no posee base legal que lo sustente, al no establecerse ningún criterio fijo limitativo ni estar apoyado en informe pericial alguno.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo desmiente este planteamiento pues considera que el Tribunal a quo ha actuado conforme a los principios de proporcionalidad y de prohibición del enriquecimiento injusto, obviando los parámetros establecidos en el art. 43 de la Ley de Marcas (LA LEY 1635/2001) (6) , donde se encuentra fijado algunos parámetros a tener en cuenta para la determinación de las indemnizaciones por daños y perjuicios. Así pues, explica que el criterio otorgado para la valoración sólo podría considerarse erróneo si la cuota determinada resultara lógicamente excesiva o desproporcionada en comparación de otros productos similares que se encuentren a la venta, así como en aquellos asuntos en los que resulte de aplicación un baremo estandarizado y que este no hubiese sido aplicado, o hubiere resultado empleado de forma errónea.
En resumen, la Sala considera que el porcentaje del 25% del valor de venta de los artículos intervenidos resulta acorde con los hechos probados de la sentencia, concluyendo que dicha valoración «responde a una muy razonable evaluación situacional de los distintos factores concurrentes, asegurando, por un lado, el principio de reparación integral y evitando por otro que por esta vía se fijen indemnizaciones desmedidas desconectadas de concretos daños patrimoniales, como las que fueron objeto de reclamación por las mercantiles perjudicadas». En definitiva, lo que viene a decir la Sala es que debe el criterio de cuantificación del daño moral debe ser acorde al principio de reparación íntegra, protegiendo a las marcas afectadas conforme al grado de influencia y prestigio que ostenten, asegurando que la indemnización sea acorde al grado de afección y a las circunstancias del caso, todo ello en su justa medida evitando así indemnizaciones desproporcionadas.
VI. Conclusiones
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicando como base lo dispuesto en la Directiva 2004/48/CE (LA LEY 5267/2004), garantiza el nivel de protección que deben imponer los Estados Miembros en materia de propiedad industrial, pues los mismos tendrán que tener en cuenta particularidades como el lucro cesante o los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor en la venta para delimitar el daño ocasionado. En el caso analizado, la Sala Segunda se pronuncia sobre la existencia del daño indemnizable y su cuantificación, aplicando la normativa europea y su posterior interpretación por el TJUE al caso concreto, ampliando conceptos interpretativos los cuales resultan aplicados conforme al principio de proporcionalidad. En este sentido, la novedad que nos aporta esta sentencia es que cuando las autoridades judiciales tengan que fijar la cuantía por daños y perjuicios derivados de la comisión de un delito contra la propiedad industrial, tendrán que tomar en consideración el prestigio de la marca a indemnizar, siendo que a mayor prestigio, mayor será el nivel de protección que le debe corresponder.
Hablamos de grandes marcas de lujo con identidad propia, basadas en sus propios fundamentos, donde la calidad y la innovación son caracteres que se trabajan de manera constante, invirtiendo grandes cantidades de dinero en diseño, campañas publicitarias y marketing. Por este motivo, se considera necesario valorar la exclusividad de la marca a la hora de establecer un porcentaje o precio cerrado en la indemnización. En este aspecto, la sentencia hace alusión al término daño reputacional y a la necesidad de que el mismo sea resarcido, dado que el hecho de que se comercialice de forma masiva productos ilícitos puede comportar un serio problema para los titulares de estas empresas, pues la imagen de sus productos resultan exhibidos por más personas cada vez, de manera que los caracteres exclusivos que revisten estos artículos quedarían automáticamente sin efecto, lo que inevitablemente comportaría la aversión de los compradores más fieles a la marca.
VII. Bibliografía y Jurisprudencia
- • Cabrera Rodríguez, José. «Daño moral por infracción de derechos de propiedad intelectual». Revista de propiedad intelectual, ISSN 1576-3366, nº57, 2017, pp. 25-29.
- • Ferrer Bernal, Mercedes. «El daño moral de autor y la llamada regalía hipotética. Reflexiones al hilo del caso Liffers». Revista para el análisis del derecho Indret. no 2, Universidad de Murcia. 2017, pp. 12-14
- • Rubi Puig, Antoni. «Daño moral por infracción de derechos de propiedad intelectual o industrial», Wolters Kluwer, Barcelona, 2017. p.603.
- • Directiva 2004/48/CE (LA LEY 5267/2004) del Parlamento Europeo y de Consejo de 29 de abril de 2004
- • Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LA LEY 1635/2001)
- • Ley 20/2003, de 7 de julio (LA LEY 1167/2003), de Protección Jurídica del Diseño Industrial
- • STJUE de 17 de marzo de 2016, C-99/15 (LA LEY 13661/2016)
- • STS 611/2023, de 13 de julio (LA LEY 166511/2023), Sala Segunda. Rec. 5315/2021. Ponente Sr. D. Hernández García, Javier.