El pasado 27 de junio de 2024, la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó la interesantísima Sentencia n.o 682/2024 (ECLI: ES:TS:2024:3642 (LA LEY 157513/2024)) que, en materia del delito contra la propiedad industrial del art. 274.2 CP (LA LEY 3996/1995), ha venido a aclarar una cuestión sobre la que aún no se había pronunciado y sobre la que tampoco se había alcanzado una solución unánime entre las Audiencias Provinciales.
La sentencia objeto del recurso de casación condenaba por un delito contra la propiedad industrial del art. 274.2 CP (LA LEY 3996/1995) a tres personas por dedicarse, en el interior de un local, a la venta a terceros de productos que reproducían marcas denominativas y signos distintivos idénticos a los de Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Levi’s, Calvin Klein, Adidas, Carolina Herrera, etc., sin la autorización de los respectivos titulares de los derechos de propiedad industrial.
En el recurso de casación se alegaban dos motivos que fueron finalmente desestimados por el Tribunal Supremo.
En el primero de los motivos, la parte recurrente alegaba que por mucho que las marcas citadas fueran muy conocidas, el tipo penal requiere en su literalidad que el derecho de propiedad industrial esté «registrado conforme a la legislación de marcas» y, en ese caso, la sentencia condenatoria había dado por supuesto este requisito sin que constase aportado al procedimiento un certificado del Registro de Patentes y Marcas acreditando el registro de cada una de las marcas falsificadas.
La Sentencia desestima este motivo por considerar que en este caso la realidad del registro de dichas marcas sí estaba acreditada, al constar en los informes periciales aportados la reproducción de la documentación expedida por la OEPM o la EUIPO del Registro de Marcas en la que se expresaban los números de marca, fecha de registro y demás datos de cada una de ellas. Además, el Tribunal entiende que, en todo caso, el registro de dichas marcas es un hecho notorio «y su notoriedad otorga a la simple mención en el factum de la titularidad de esas marcas un detalle descriptivo que impide atribuir a su omisión un efecto invalidante». No obstante, en cuanto a la consideración de hecho notorio, la Sala recuerda que a esta expresión no puede «atribuírsele en el ámbito penal un intolerable efecto exoneratorio del reto probatorio que asume cada una de las partes».
En el segundo de los motivos —el más interesante— la parte recurrente planteaba una tesis que descartaría la existencia de este delito, apoyándose en varias sentencias dictadas por distintas Audiencias Provinciales que aplicaban dicho postulado.
Básicamente, entre las Audiencias Provinciales se habían venido manejando dos tesis distintas con respecto al elemento objetivo del tipo que exige que los productos que se comercialicen o los servicios que se ofrezcan incorporen «un signo distintivo idéntico o confundible con aquél [el derecho de propiedad industrial registrado]»:
- (i) La tesis mayoritaria defiende que el bien jurídico protegido por este delito es el derecho exclusivo del titular de la marca y no el consumidor frente al potencial engaño, por lo que resultaría irrelevante a los efectos de la concurrencia del delito si la «confundibilidad» del producto afecta al consumidor, esto es, si los productos pueden confundir al consumidor o inducirle a engaño con respecto de su autenticidad. Como ejemplos de esta tesis pueden verse las SSAP de Barcelona (Sección 7ª) n.o 724/2016 (LA LEY 210815/2016) de 26 de octubre; de Granada (Sección 2ª) n.o 54/2021 de 12 de febrero; o de Madrid (Sección 2ª) n.o 32/2021 de 2 de febrero (LA LEY 36597/2021).
- (ii) Por el contrario, otra línea jurisprudencial minoritaria considera que, si bien los delitos contra la propiedad industrial tienen por objeto proteger al titular del derecho al uso exclusivo de la marca registrada, el riesgo de confusión del consumidor constituiría un criterio orientativo válido para determinar la relevancia penal de la conducta. Ello se justificaría en la medida en que el derecho de marcas, tal y como está previsto en la legislación (vid.art. 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LA LEY 1635/2001)), también tiene como objetivo funcional el de garantizar que en el mercado puedan distinguirse los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas. Y dentro de esta doctrina, encontramos dos subdoctrinas:
- a. Una más garantista, que entiende que a los efectos de valorar el meritado riesgo de confusión en el consumidor pueden tenerse en cuenta, además de la confundibilidad o similitud del signo distintivo, todas las circunstancias concurrentes en la venta de los productos (lugar, modo y precio de la compra). Por ejemplo, su precio anormalmente bajo, o su comercialización de manera clandestina o en locales no oficiales; circunstancias que permiten a cualquier consumidor saber con certeza que está adquiriendo un producto falsificado por muy parecido que sea al original. Como ejemplos de esta postura pueden verse las SSAP de Barcelona (Sección 9ª) n.o 880/2022 (LA LEY 332858/2022) de 7 de diciembre; de Barcelona (Sección 9ª) n.o 88/2022 de 7 de febrero (LA LEY 66372/2022); o de Tarragona (Sección 2ª) n.o 279/2020 de 25 de septiembre (LA LEY 152645/2020).
- b. Otra más próxima a la tesis mayoritaria, que únicamente permitía tener en consideración la posibilidad de confusión del consumidor con respecto del signo distintivo, pero no en relación con el resto de circunstancias concurrentes en la compra. Según esta tesis, constituiría delito la venta de productos falsificados prácticamente idénticos al original a pesar de que se vendieran a un precio 20 veces más bajo que el auténtico, y que el consumidor supiera —solo por este último motivo— que estaba adquiriendo un producto falso. Así, esta tesis solo descartaría la existencia de delito en falsificaciones que, por sus características, no son confundibles para un consumidor medio con el producto original (esto es, falsificaciones burdas o fácilimente distinguibles con el producto auténtico). Como ejemplo de esta postura puede verse la SAP Valencia (Sección 4ª) n.o 534/2009 (LA LEY 288275/2009) de 21 septiembre.
Sentado lo anterior y volviendo a nuestro caso, el recurrente defendía en su segundo motivo la aplicación de la tesis más garantista (la del apartado ii.a), alegando que en este caso era evidente que los productos no eran auténticos por su precio y el modo en que se realizaba la venta (en un local claramente clandestino). Como hemos avanzado, la Sala desestima este motivo y parece que se inclina por la tesis mayoritariamente defendida por las Audiencias Provinciales, esto es, la que entiende irrelevante a los efectos de la concurrencia del delito si la «confundibilidad 175 del producto afecta al consumidor.
Los argumentos de la Sala Segunda para optar por esta doctrina parten del reconocimiento de que la protección penal de la marca exige como presupuesto una interpretación del concepto de similitud entre el original y la copia a partir del riesgo de confusión («signo distintivo confundible» con el original, en palabras de los arts. 274.1 y 2).
El primer argumento es que el legislador ha hecho extensiva la protección penal de la marca a supuestos en los que el consumidor sabe con toda seguridad que está adquiriendo un producto falso, como es el caso del art. 274.3 CP (LA LEY 3996/1995), que castiga la «venta ambulante u ocasional» de estos productos (el coloquialmente llamado «top manta»). Por tanto, argumenta la Sentencia que no tendría sentido exigir este riesgo de confundibilidad en el consumidor en el tipo de los arts. 274.1 (LA LEY 3996/1995) y 2 CP cuando el mismo se orilla en el del art. 274.3 CP. (LA LEY 3996/1995) En palabras de la Sentencia:
«Es más que evidente que el consumidor que adquiere en un puesto ambulante objetos de diseño protegido, a un precio sensiblemente inferior al que el mercado asocia al producto original, tiene motivos para sospechar —incluso, para tener la certeza— de que no está haciéndose con la marca exclusiva. Sin embargo,la credulidad o incredulidad del consumidor no puede jugar como un elemento neutralizante de la protección penal. La estructura del tipo no exige ese dato añadido para concluir la corrección del juicio de subsunción. El delito previsto en el art. 274 del CP (LA LEY 3996/1995) tampoco impone para su comisión una referencia locativa que, por ejemplo, exija que la venta de los productos apócrifos se lleve a cabo en zonas urbanas exclusivas.»
No obstante, es cierto que el anterior argumento es válido para descartar la postura del apartado ii.a, pero no la del ii.b. Por ello, el segundo argumento que da el Tribunal Supremo es que el perjuicio patrimonial que sufre el titular de la marca cuyo producto ha sido copiado o imitado y el que sufre el consumidor que, confundido, paga por un producto de calidad muy inferior al que creía y deseaba adquirir, pueden y deben ser susceptibles de tratamiento penal diferenciado. Así, el primero estaría protegido por el art. 274 CP (LA LEY 3996/1995), y el segundo estaría amparado por el delito de estafa pues, como dice la Sentencia, «[q]uien desembolsa una cantidad de dinero por una vulgar copia que le ha sido vendida por el mismo o similar precio que el producto original es víctima de un delito de estafa». Así, se desprende que el Tribunal Supremo se alinea con la tesis que defiende que el bien jurídico protegido por este delito es únicamente el derecho exclusivo del titular de la marca, y no el patrimonio del consumidor potencialmente engañado.
Finalmente, como tercer argumento, la Sentencia se apoya en el derecho de la Unión Europea al entender que el mismo avanza en sentido contrario a la tesis o interpretación del tipo defendida en el recurso de casación. Así, cita la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 (LA LEY 19945/2015) relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, así como su predecesora, la Directiva 2004/48/CE (LA LEY 5267/2004), en el sentido en que ambas hablan de defender el derecho exclusivo del titular de una marca registrada frente a las falsificaciones. También cita con idéntico fin el Plan de acción sobre propiedad intelectual e industrial para reforzar la resiliencia y la recuperación económicas de la UE adoptado por la Comisión el 25 de noviembre de 2020.
La Sala también recuerda que «un apreciable grado de similitud [entre el producto falsificado y el original] es indispensable no ya para la tutela penal, sino para cualquier otra forma de amparo jurídico». En atención a ello, y a la contundencia con la que el Tribunal Supremo defiende la irrelevancia del riesgo de confundibilidad en el consumidor, parece que ni siquiera las falsificaciones burdas quedarían excluidas del delito contra la propiedad industrial del art. 274 CP (LA LEY 3996/1995), sino solo aquellas que no presenten «un apreciable grado de similitud». Vaya, una falta de similitud suficiente para que el producto ni siquiera sea considerado una falsificación burda del original.
Con esta Sentencia, el Tribunal Supremo refuerza la protección penal del derecho al uso exclusivo de las marcas por parte de sus titulares y, a la vez, desdibuja uno de los elementos que se había venido utilizando por parte de la jurisprudencia menor para diferenciar entre las infracciones civiles y las penales en casos como el analizado.